ECLI:CZ:NS:2015:23.CDO.963.2015.1
sp. zn. 23 Cdo 963/2015
ROZSUDEK
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudců JUDr. Kateřiny Hornochové a JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D. ve věci žalobkyně Davidoff & Cie, S.A. , se sídlem v Ženevě, rue de Rive 2, CH-1204, Švýcarská konfederace, zastoupené JUDr. Petrou Korejzovou, advokátkou, se sídlem v Praze 10, Korunní 810/104, PSČ 101 00, proti žalované PANDA Energy s.r.o., se sídlem v Olomouci - Lazce, Lazecká 173/39, PSČ 772 00, IČO 28584449, zastoupené JUDr. Vladislavou Rapantovou, advokátkou, se sídlem v Olomouci, Dukelská 891/4, PSČ 779 00, o určení, že bylo porušeno právo z duševního vlastnictví, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 21 Cm 84/2012, o dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 4. listopadu 2014, č. j. 3 Cmo 449/2013-110, takto:
Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 4. listopadu 2014, č. j. 3 Cmo 449/2013-110, a rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 26. září 2013, č. j. 21 Cm 84/2012-90, se zrušují a věc se vrací Městskému soudu v Praze k dalšímu řízení.
Odůvodnění:
Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 26. září 2013, č. j. 21 Cm 84/2012-90, určil, že 400 ks plastových lahviček s aromatickou esencí do elektronických cigaret označených nápisem Dadoff, které zadržel Celní úřad Mošnov 13. září 2012 svým rozhodnutím vedeným pod sp. zn. 10960/2012-046300-023, jsou padělky (výrok pod bodem I), a rozhodl o náhradě nákladů řízení (výrok pod bodem II).
Soud prvního stupně zjistil, že žalobkyně je vlastníkem slovní ochranné známky Společenství č. 365504 DAVIDOFF zapsané pro výrobky v třídě 34 a mezinárodní slovní ochranné známky č. 477346 DAVIDOFF rovněž zapsané pro výrobky v třídě 34.
Celní úřad zadržel zboží specifikované ve výroku rozsudku. Označení DADOF je dodatečně natištěno na horní straně zelené krabičky (vnějšího obalu) a na průhledné nálepce přilepené na lahvičce, v níž je umístěna náplň do elektronických cigaret. Vnější obal má zelenou barvu, dominují mu nápisy Panda Energy s.r.o. a E-Juice a obrázek pandy kouřící cigaretu. Na obalu je adresa internetové stránky www.chytrekoureni.cz, popisky (informace o výrobku) jsou v češtině.
Kopií uvedené internetové stránky bylo zjištěno, že je zde nabízeno zboží v krabičkách totožných jako zadržené zboží, lišících se pouze tím, že místo nápisu E-juice je nápis De kang. U obrázku tohoto zboží je nápis Davidoff.
Soud prvního stupně věc právně posoudil tak, že zadržené zboží se podobá výrobkům, pro které je chráněna ochranná známka žalobkyně (výrobky „ke kouření“). Označení DADOF se podobá označení Davidoff, když z něj byla použita první a poslední slabika, tedy část slovní ochranné známky, která ji vizuálně i při vyslovení slova DADOF dominuje. U spotřebitelů existuje pravděpodobnost asociace mezi tímto označením a ochrannou známkou. Tento závěr podporuje zjištění o nabízení dotčeného zboží pod označením Davidoff. Užitím označení DADOF bylo porušeno žalobcovo právo z ochranné známky ve smyslu ust. §8 odst. 2 písm. b) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách (dále jen „OchrZ“). Grafická podoba označení a podoba obalu výrobku u práv uplatněných z titulu existence slovní ochranné známky nehraje žádnou roli.
S ohledem na závěr o porušení práv z ochranné známky soud prvního stupně uzavřel, že v situaci, kterou předpokládá čl. 13 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1383/2003, o přijímání opatření celních orgánů proti zboží podezřelému z porušení určitých práv duševního vlastnictví a o opatřeních, která mají být přijata proti zboží, o kterém bylo zjištěno, že tato práva porušilo (dále jen „nařízení č. 1383/2003“), se žalobkyně požadovaného určení domáhá právem.
K odvolání žalované Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 4. listopadu 2014, č. j. 3 Cmo 449/2013-110, opravil rozsudek soudu prvního stupně ve výroku pod bodem I z nesprávného Dadoff na správné DADOF. Ve věci samé rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.
Z hlediska skutkového odkázal odvolací soud na zjištění soudu prvního stupně. Ztotožnil se i se závěrem, že dovozem zboží s označením DADOF došlo k zásahu do práv žalobkyně k ochranným známkám. Za nedůvodné považoval námitky žalované, že se soud prvního stupně nezabýval rozměry krabičky ze vzorků zajištěného zboží, neporovnával tyto krabičky s předloženou krabičkou cigaret značky Davidoff a že věc nehodnotil z pohledu průměrného spotřebitele. Porovnání krabiček ve věci nehraje roli, neboť se ve věci nejedná o to, že by spotřebitel zaměnil náplň do elektronických cigaret s běžnými cigaretami, ale o případ, kdy označení náplně bylo podobné foneticky i vizuálně slovním ochranným známkám žalobkyně a u spotřebitelů mohlo vyvolat asociaci s těmito známkami, když rozdíl mezi označením žalované a známkami žalobkyně je chybějící prostřední slabika.
Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání. Jeho přípustnost spatřuje v tom, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu. Podle dovolatelky je touto otázkou posouzení, zda je porušením ochranné známky výrobek, který není s ochrannou známkou zaměnitelný – grafickou podobou označení ani grafickou podobou obalu výrobku. Důvodnost dovolání opírá o to, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci.
Dovolatelka stručně rekapituluje obsah svého odvolání a argumentaci soudu obou stupňů. Vytýká jim, že se nevypořádaly s rozdílností krabiček a grafické úpravy obalů výrobků. Dále upozorňuje na to, že ve slově DADOF není použita první a poslední slabika slova Davidoff, neboť označení výrobků dovolatelky neobsahuje slabiku „doff“, nýbrž „dof“. Rovněž vyjadřuje názor, že z údajů na internetové stránce www.chytrekoureni.cz nelze dovozovat, že by zabavené zboží mělo porušovat práva žalobkyně k duševnímu vlastnictví, navíc se na těchto stránkách neuvádí slovo Davidoff, ale Dadof. Pokud bylo krátkou chvíli používáno slovo Davidoff, stalo se tak nedopatřením dodavatele internetových stránek.
Dovolatelka dále poukazuje na to, že se soudy obou stupňů nijak nevypořádaly s rozdílností zadrženého zboží a zboží, pro které je zapsána ochranná známka.
Dovolatelka odkazuje na rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 23 Cdo 5184/2009, ze kterého zdůrazňuje právní názor, podle kterého při posuzování, zda jednání soutěžitele mohlo přivodit újmu spotřebitelům, je třeba vycházet z hlediska průměrného spotřebitele, který se orientuje podle vzhledu výrobku, vzhledu etiket a též podle ceny. Hledisko průměrného spotřebitele bere v úvahu spotřebitele, který má dostatek informací a je v rozumné míře pozorný a opatrný, s ohledem na sociální, kulturní a jazykové faktory. Rovněž odkázala na rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 23 Cdo 2755/2008.
Nejvyšší soud České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“) jako soud dovolací (§10a o. s. ř.) úvodem poznamenává, že rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. prosince 2013) se podává z článku II bodu 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (dále opět jen „o. s. ř.“).
Nejvyšší soud po zjištění, že žalovaná podala dovolání v zákonné lhůtě (§240 odst. 1, §241 odst. 1 o. s. ř.) a že dovolání bylo podáno oprávněnou osobou řádně zastoupenou advokátem, jímž bylo dovolání též sepsáno (§241 odst. 1, 4 o. s. ř.), nejprve posuzoval, zda je dovolání přípustné.
Podle §237 o. s. ř., není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.
Dovolatelka zpochybňuje řešení otázky, zda mají okolnosti užití slovního označení vliv na posouzení možného zásahu do práv k ochranným známkám, když má za to, že tuto otázku odvolací soud vyřešil v rozporu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu.
Dovolání je přípustné i důvodné.
Úvodem své právního posouzení Nejvyšší soud předesílá, že se nemohl zabývat námitkami dovolatelky, kterými zpochybňuje zjištěný skutkový stav (zpochybnění použití slova Davidoff při internetové propagaci zboží žalované), neboť skutkovými zjištěními od volacího soudu, resp. soudu prvního stupně je dovolací soud vázán.
V posuzované věci se žalobkyně domáhala určení, že 400 ks plastových lahviček s aromatickou esencí do elektronických cigaret označených nápisem Dadoff (pozn.: správně DADOF), které zadržel Celní úřad Mošnov 13. září 2012 svým rozhodnutím sp. zn. 10960/2012-046300-023, jsou padělky. Závěr, že toto zboží jsou padělky, odůvodňovala tím, že jím došlo k porušení práv k slovní ochranné známce Společenství ve znění DAVIDOFF a mezinárodní slovní ochranné známce ve stejném znění.
Žalobkyně se určení uvedeného ve výroku soudu prvního stupně domáhala z důvodu, aby zabránila propuštění zboží do volného oběhu ve smyslu nařízení Rady (ES) č. 1383/2003, o přijímání opatření celních orgánů proti zboží podezřelému z porušení určitých práv duševního vlastnictví a o opatřeních, která mají být přijata proti zboží, o kterém bylo zjištěno, že tato práva porušilo (dále opět jen „nařízení č. 1383/2003“).
Byť bylo toto nařízení zrušeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 608/2013, o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1383/2003, na posuzovanou věc se aplikuje, neboť derogační předpis je (s výjimkami) použitelný až od 1. ledna 2014.
Podle čl. 2 odst. 1 písm. a) nařízení č. 1383/2003 platilo, že pro účely tohoto nařízení se „zbožím porušujícím právo duševního vlastnictví“ rozumí: „padělky“, totiž:
i) zboží včetně jeho obalu označené neoprávněně ochrannou známkou, která je totožná s ochrannou známkou platně zapsanou pro stejný druh zboží, nebo která nemůže být od této ochranné známky ve svých podstatných znacích odlišena, a tím porušuje práva držitele příslušné ochranné známky podle práva Společenství, jak stanoví nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993, o ochranné známce Společenství, nebo podle právních předpisů členského státu, ve kterém je podána žádost o přijetí opatření celních orgánů;
ii) jakýkoli symbol ochranné známky (včetně loga, etikety, nálepky, letáku, návodu k použití nebo záručního listu opatřených takovým symbolem), a to i tehdy, je-li předkládán samostatně, za stejných podmínek jako zboží zmíněné v bodu i);
iii) obalové materiály označené ochrannými známkami padělků uvedenými samostatně, za stejných podmínek jako zboží uvedené v bodu i).
Z uvedeného jasně vyplývá, že každý padělek musí splňovat podmínku porušování práva buď k ochranné známce Společenství, nebo k ochranné známce chráněné vnitrostátní právním předpisem členského státu.
Výslovně zmiňované nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993, o ochranné známce Společenství, bylo s účinností od 13. dubna 2009 zrušeno a nahrazeno nařízením Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009, o ochranné známce Společenství (dále jen „nařízení č. 207/2009“), v posuzované věci se proto použije toto pozdější nařízení.
Podle čl. 9 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 platí, že z ochranné známky Společenství vzniká jejímu majiteli výlučné právo. Majitel je oprávněn zakázat všem třetím stranám užívat bez jeho souhlasu v obchodním styku:… označení, u něhož z důvodu jeho totožnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou Společenství a totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb označených ochrannou známkou Společenství a označením existuje nebezpečí záměny u veřejnosti včetně nebezpečí asociace mezi označením a ochrannou známkou.
Není pochyb o tom, že náplně do elektronických cigaret a tabák jsou podobným zbožím, když je podobnost dána co do účelu, neboť obojí umožňuje spotřebiteli kouřit. Je však nutno zkoumat existenci nebezpečí záměny u veřejnosti včetně nebezpečí asociace mezi označením a ochrannou známkou.
Podmínku nebezpečí záměny ochranných známek či ochranných známek a nezapsaných označení se již mnohokrát ve své judikatuře věnoval Soudní dvůr. Podle jeho ustálené judikatury musí být nebezpečí záměny u veřejnosti posuzováno globálně, a musí být zohledněny všechny relevantní faktory projednávaného případu (viz zejména rozsudky ze dne 11. listopadu 1997, SABEL, C-251/95, bod 22; ze dne 6. října 2005, Medion, C-120/04, bod 27, a ze dne 12. června 2007, OHIM v. Shaker, C-334/05 P, bod 34).
Globální posouzení nebezpečí záměny týkající se vzhledové, sluchové nebo pojmové podobnosti dotčených ochranných známek musí být založeno na celkovém dojmu, kterým tyto ochranné známky působí, s přihlédnutím obzvláště k jejich rozlišovacím a dominantním prvkům. Vnímání ochranných známek průměrným spotřebitelem dotčených výrobků nebo služeb hraje rozhodující úlohu v globálním posouzení tohoto nebezpečí. V tomto ohledu průměrný spotřebitel vnímá obvykle ochrannou známku jako celek a nezkoumá její jednotlivé detaily (viz především výše uvedené rozsudky SABEL, bod 23; Medion, bod 28, a OHIM v. Shaker, bod 35).
Tato posouzení musí zohledňovat konkrétní kontext, v němž bylo označení, jež je údajně podobné zapsané ochranné známce, užíváno [viz v tomto smyslu rozsudek Soudního dvora ze dne 12. června 2008, O2 Holdings a O2 (UK), C-533/06, bod 64, který vykládal čl. 5 odst. 1 směrnice 89/104, který obsahoval stejnou podmínku].
Z uvedené judikatury vyplývá, že posouzení vzhledové a sluchové podobnosti samotné ochranné známky a označení není jediným kriteriem pro závěr o existenci nebezpečí záměny. Pro tento závěru je nutno zohlednit všechny relevantní faktory včetně konkrétního kontextu, v němž bylo označení, jež je údajně podobné zapsané ochranné známce, užíváno. Na nutnost posuzování kontextu poukazovala i dovolatelka odkazem na usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. ledna 2009, sp. zn. 23 Cdo 2755/2008 (byť byl kontext v daném případě odlišný od posuzované věci).
Zároveň platí, že pravděpodobnost asociace označení není striktnější alternativou k pravděpodobnosti záměny označení, nýbrž slouží pouze k definování jejího rozsahu. To znamená, že se nedá aplikovat v případě, kdy si spotřebitelská veřejnost při spatření podobného označení pouze vybaví starší ochrannou známku, aniž by bylo pravděpodobné, že předmětná označení zamění [výše uvedený rozsudek SABEL – při výkladu čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice č. 89/104, který obsahoval stejnou podmínku, rovněž viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28, srpna 2012, sp. zn. 23 Cdo 4046/2010].
Závěr o existenci nebezpečí záměny založený na pouhém posouzení vizuální a fonetické podobnosti slov DAVIDOFF a DADOF proto nemůže být správný. Ostatně i samotné posouzení podobnosti obou slov učiněné odvolacím soudem není zcela správné, neboť z hlediska vizuálního posouzení není pravdou, že označení DADOF je tvořeno první a poslední slabikou slova DAVIDOFF, když, jak správně poukazuje dovolatelka, poslední slabikou jejího označení je „DOF“, nikoliv „DOFF“. Soudy obou stupňů pak zcela opomněly posoudit ochrannou známku a označení z hlediska podobnosti pojmové. Přitom při vypuštění prostřední slabiky „VI“ je při vnímání sluchem i zrakem ztracen význam slova „DAVIDOFF“ jakožto „západní“ transkripce příjmení východoslovanského znění majícího základ ve jméně semitského původu David. Pojmová podobnost mezi ochrannou známkou a označením tedy není dána.
Nejvyšší soud již mnohokrát konstatoval (např. v rozsudku ze dne 28. srpna 2012, sp. zn. 23 Cdo 4046/2010) že posuzování, zda existuje nebezpečí záměny ochranných známek, je třeba činit z pohledu průměrného spotřebitele. Jím se rozumí zejména současní nebo potenciální spotřebitelé daného druhu výrobků nebo služeb, pro které se ochranná známka užívá, nebo osoby zapojené do distribuční sítě daného druhu výrobků nebo služeb, popřípadě obchodní kruhy, zabývající se daným druhem výrobků nebo služeb, pro které se ochranná známka užívá. Základem pro pojetí relevantního spotřebitele se stal rozsudek Soudního dvora EU C-210/96 ve věci „Gut Springenheide, R. T. vs. Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt – Amt für Lebensmittelüberwachtung“, v němž bylo konstatováno, že při posuzování, zda dané označení je schopno klamat, se musí brát v úvahu pravděpodobné očekávání průměrně informovaného, pozorného a rozumného průměrného spotřebitele.
Průměrným spotřebitelem bude v této věci kuřák, u něhož lze očekávat znalost značek výrobků ke kouření, způsobů jejich označování a distribuce.
Při zohlednění skutečnosti, že na krabičce zadrženého zboží byly dominantními prvky nápisy Panda Energy s.r.o., E-Juice a obrázek pandy kouřící cigaretu, nikoliv dodatečně natištěný nápis DADOF (což je právě oním konkrétním kontextem), při absenci pojmové podobnosti a nízké míře podobnosti vizuální nelze než dospět k závěru, že celkový dojem, který takto použitý nápis DADOF vyvolává u průměrného spotřebitele, nezpůsobuje, i v případě asociace se známkou DAVIDOFF, existenci nebezpečí záměny.
Co se týče propagace zboží, které bylo téměř totožné se zadrženým zbožím, na internetové stránce (na niž odkazuje krabička zadrženého zboží), s použitím slova Davidoff, nelze tuto skutečnost zohlednit ze dvou důvodů. Za prvé, byť jde o zboží skoro totožné, nejedná se o zboží, které bylo zadrženo, a proto určení, zda toto zboží porušuje práva k duševnímu vlastnictví žalobkyně, není předmětem tohoto řízení. Za druhé se nejedná o označení samotného zboží ani jeho obalu, případným padělkem by proto toto zboží být nemohlo.
Vedle určení, že zadržené zboží je padělkem z důvodu porušení práv k ochranné známce Společenství, se žalobkyně domáhala určení, že zadržení zboží je padělkem z důvodu porušování mezinárodní ochranné známky, rovněž ve znění DAVIDOFF.
Mezinárodním ochranným známkám s účinky pro Českou republiku je v České republice poskytnuta stejná ochrana, jako ochranným známkám národním [§2 písm. b) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách) – dále jen „OchrZ“].
Podle §8 odst. 2 písm. b) OchrZ nestanoví-li tento zákon jinak (§10 a 11), nikdo nesmí v obchodním styku bez souhlasu vlastníka ochranné známky užívat… označení, u něhož z důvodu jeho shodnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb označených ochrannou známkou a označením existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně pravděpodobnosti asociace mezi označením a ochrannou známkou.
Vzhledem k tomu, že toto ustanovení obsahuje stejné podmínky jako výše citovaný čl. 9 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 a zároveň je ustanovení zákona o ochranných známkách nutno vykládat ve světle znění (a účelu) směrnice (ohledně nepřímého účinku směrnic viz rozsudky Soudního dvora C-106/89, ve věci Marleasing SA proti La Comercial Internationale de Alimentacion SA, C-240-244/98, ve věci Océano Grupo proti R. M. Q., C-212/04, ve věci K. A. a ostatní) Evropského parlamentu a Rady č. 2008/95/ES, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (která nahradila směrnici Rady č. 89/104/EHS, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách – z hlediska zkoumaných ustanovení obsahují obě směrnice stejné podmínky jako nařízení č. 207/2009), lze i z hlediska zkoumání zásahu do práv k mezinárodní ochranné známce, a tedy pro určení, zda zboží splňuje podmínky padělku dle čl. 2 odst. 1 písm. a) nařízení č. 1383/2003, plně odkázat na argumentaci uvedenou ve vztahu k ochranné známce Společenství.
Ze shora uvedeného vyplývá, že rozsudek odvolacího soudu není z hlediska uplatněných dovolacích důvodů správný.
Nejvyšší soud proto podle §243e odst. 1 o. s. ř. zrušil rozsudek odvolacího soudu. Protože důvody, pro které byl zrušen rozsudek odvolacího soudu, platí i na rozsudek soudu prvního stupně, zrušil Nejvyšší soud podle §243e odst. 2 o. s. ř. i tento rozsudek a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.
O náhradě nákladů řízení včetně nákladů dovolacího řízení rozhodne soud v novém rozhodnutí o věci.
Proti tomuto rozsudku není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 31. března 2015
JUDr. Zdeněk Des
předseda senátu