ECLI:CZ:NSS:2010:7.AS.85.2010:147
sp. zn. 7 As 85/2010 - 147
ROZSUDEK
Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka
a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: Detecha,
chemické výrobní družstvo, se sídlem Husovo nám. 1208, Nové Město nad Metují, zastoupen
JUDr. Romanem Kudrličkou, advokátem se sídlem Husova 5, České Budějovice,
proti žalovanému: Úřad průmyslového vlastnictví, se sídlem Antonína Čermáka 1057/2a,
Praha 6, za účasti osoby zúčastněné na řízení: ASTRID T. M., a. s., se sídlem
U průhonu 10/700, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu
v Praze ze dne 30. 6. 2010, č. j. 5 Ca 33/2007 – 109,
takto:
Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 30 . 6. 2010, č. j. 5 Ca 33/2007 – 109,
se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.
Odůvodnění:
Městský soud v Praze (dále také „městský soud“) napadeným rozsudkem ze dne
30. 6. 2010, č. j. 5 Ca 33/2007 – 109, zamítl žalobu společnosti Detecha, chemického výrobního
družstva, proti rozhodnutí předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 27 . 11. 2006,
sp. zn. O-420497, kterým byl zamítnut rozklad žalobce a v celém rozsahu potvrzeno rozhodnutí
Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 12. 12. 2005, sp. zn. O-420497, č. j. 21748/2005, jímž
byly zamítnuty žalobcovy námitky proti zápisu ochranné známky ve znění „ASTRID ochranná
regenerační tyčinka s jelením lojem“, a to na základě ustanovení §26 odst. 4 zákona č. 441/2 003
Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochranných
známkách“). Městský soud vyšel při svém rozhodování ze žalobou napadeného rozhodnutí,
v němž žalovaný dospěl k závěru, že na straně veřejnosti neexistuje pravděpodob nost záměny
přihlašovaného označení „ASTRID ochranná regenerační tyčinka s jelením lojem“ s namítanou
slovní ochrannou známkou č. 222244 ve znění „JELENÍ LŮJ“. Je tomu tak proto, že z hlediska
vizuálního, fonetického i významového nejde o podobná označení, byť se vztahují na shodné
a podobné kosmetické výrobky. Žalovaný konstatoval, že spotřebitel ze všech výše uvedených
hledisek přednostně vnímá dominantní slovní prvek „ASTRID“, a proto nelze považovat
namítané ochranné známky za podobná označení. Městský soud shledal toto odůvodnění závěrů
správního orgánu za dostatečné a vystavěné na zcela logických základech a proto podanou žalobu
zamítl.
Proti tomuto rozsudku městského soudu podalo Detecha , chemické výrobní družstvo
jako stěžovatel (dále jen „stěžovatel“) v zákonné lhůtě kasační stížnost z důvodů uvedených
v ustanovení §103 odst. 1 písm. a) a b) s. ř. s.
Stěžovatel především namítl, že městský soud rozhodl v rozporu se zákonem. Je tomu
tak proto, že se ztotožnil s úvahou žalovaného správního orgánu, aniž by ji podrobněji zkoumal.
Žalovaný postavil svůj závěr o nezaměnitelnosti namítaného označení na premise, že označení
„JELENÍ LŮJ“ je označení druhové, s nízkou rozlišovací způsobilostí. V této souvislosti je však
třeba poukázat na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp. zn. 5 A 106/2001 a
sp. zn. 5 As 25/2007. Jelení lůj není v této souvislosti skutečným tvrdým živočišným tukem,
jak tvrdí žalovaný v napadeném rozhodnutí. Naopak toto označení je fantazijním výrazem, neboť
tuk z jelení zvěře se při výrobě kosmetických produktů nepoužívá. Fantazijní označení „JELENÍ
LŮJ“ je originální značkou kosmetických výrobků stěžovatele již téměř 50 let, je známé široké
veřejnosti, která si toto označení spojuje právě s kosmetickými výrobky stěžovatele a v žádném
případě tak nepostrádá rozlišovací způsobilost. Ochranná známka č. 222244 „JELENÍ LŮJ“ byl a
platně zaregistrována dne 24. 1. 2000 s právem přednosti od 10. 6. 1998. Aby mohlo dojít
za účinnosti předchozí právní úpravy obsažené v zákoně č. 137/1995 Sb., k zápisu označení, bylo
nutné splnit podmínky zápisné způsobilosti, mezi něž patřila též rozlišovací způsobilost označení.
Již ze samotného faktu registrace je proto zřejmé, že tato ochranná známka disponuje
dostatečnou rozlišovací způsobilostí. Navíc tato ochranná známka byla dne 21. 5. 2003 napadena
návrhem na výmaz, který byl po změně příslušných právních předpisů překvalifikován na návrh
na zrušení této ochranné známky. Dle názoru navrhovatele bylo označení Jelení lůj výlučně
druhovým označením, které nemá způsobilost odlišit výrobky pocházející od různých
podnikatelů. Návrh na zrušení byl žalovaným zamítnut jako neoprávněný. Napadené označení
zcela obsahuje registrovanou ochrannou známku stěžovatele v situaci, kdy jsou obě označení
zapsána pro stejnou skupinu výrobků. V této souvislosti je třeba poukázat na rozhodnutí
Evropského soudního dvora č. 39/97 ve věci Canon a č. C-120/04 ve věci Thomson Life.
Při posuzování zaměnitelnosti ochranných známek je proto prioritní úvahou, které elementy
označení jsou shodné, a nikoliv úvaha o tom, které jsou odlišné. Ve vztahu k nedobré víře
zúčastněné osoby, která napadenou ochrannou známku přihlásila k registraci, je třeba rovněž
uvést, že tato se těžko prokazuje, avšak důkazem může být především logická úvaha. Nelze
popřít, že zúčastněná osoba o existenci chráněného označení věděla. K poškození práv
stěžovatele dochází právě parazitováním na pověsti označení JELENÍ LŮJ, čímž dochází k jeho
nepřípustnému „druhovění“, proti kterému stěžovatel doposud brojí. Jestliže městský soud
potvrzuje ničím nepodložený argument žalovaného, že institut zlé víry je naplněn pouze
v případě identických či téměř identických označení, je s podivem, že v případě zcela zjevného
zakomponování ochranné známky do napadeného označení identitu neshledal. Třeba poukázat
i na rozdílné závěry žalovaného správního orgánu, vyslovené v obdobné právní věci v kauze
přihlášky ochranné známky „ASTRID JELENÍ LŮJ.“ Rozhodnutí městského soudu tak zcela
popírá zásady známkoprávní ochrany, čímž ztrácí funkce ochranné známky možnost chránit
určité označení pro určité služby tak, aby byl spotřebitel schopen odlišit výrobky různých
výrobců. Stěžovatel dále tvrdí, že chybným je už samotná skutečnost, že žalovaný rozlišovací
způsobilost hodnotil, neboť ochranná známka č. 222244 „JELENÍ LŮJ“ je více než 10 let platně
registrována, čímž byla její rozlišovací způsobilost deklarována samotným žalovaným správním
orgánem. Na základě uvedených skutečností stěžovatel navrhuje, aby Nejvyšší správní soud
napadené rozhodnutí městského soudu zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.
Stěžovatel v závěru kasační stížnosti požádal o přiznání odkladného účinku s ohledem
na skutečnost, že přihlášením ochranné známky osoby zúčastněné může dojít k nenahraditelné
újmě, a současně navrhl, aby Nejvyšší správní soud zrušil napa dený rozsudek městského soudu
a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Žalovaný v písemném vyjádření ke kasační stížnosti uvedl, že je mu z úřední činnosti
známo, že ač již kosmetické výrobky dodávané na trh v současné době stěžovatelem nemají
s živočišným tukem nic společného, původně se jednalo o balzámy tento tuk obsahující.
Ve vztahu k zápisu stěžovatelovy ochranné známky „JELENÍ LŮJ“ žalovaný uvádí, že případná
výhrada příliš druhového označení byla vyvrácena získá ním rozlišovací způsobilosti, neboť
stěžovatel byl před podáním přihlášky této ochranné známky jediných producentem takto
označovaných výrobků. Rovněž v řízení o návrhu na výmaz stěžovatelovy ochranné známky,
které bylo ukončeno prvoinstančním rozhodnutím žalovaného ze dne 31. 3. 2004, se stěžovatel
bránil jejím zažitým používáním a vnímáním ze strany spotřebitelů právě pro výrobky vlastní
výroby. Žalovaný označuje za nepravdivé tvrzení, že by popíral rozlišovací způsobilost
jmenovaného označení. Tato je dána právě dlouhodobým užíváním tohoto označení
stěžovatelem, díky němuž byla rozlišovací způsobilost ochran né známce přiznána v zápisném
a později i ve výmazovém řízení. Tato skutečnost však n evylučuje pravdivost výroku,
že rozlišovací způsobilost daného označení je nízká. K části kasační stížnosti pojednávající
o otázce nedobré víry se žalovaný nevyjádřil, neboť ji považuje za nesrozumitelnou. Ohledně
namítaného nekonzistentního přístupu k rozhodování, kdy žalovaný nepřiznal ochranou
přihlašovanému označení „ASTRID jelení lůj“, a naopak přiznal ochranu označení „ASTRID
ochranná regenerační tyčinka s jelením lojem“, žalovaný uvádí, že rozhraní tvoří posouzení
ustanovení §22 odst. 2 zákona o ochranných známkách. Rozdílnost počtu prvků obou
stěžovatelem srovnávaných označení vedla k úvaze, že v nyní projednávaném případě nebezpečí
záměny s namítanou ochrannou známkou „JELENÍ LŮJ“ nehrozí. Žalovaný dává stěžovateli
za pravdu ohledně základních funkcí ochranné známky, spočívajících zejména v identifikaci
obchodního původu výrobku a služeb. Ochranná známka poskytuje jejímu vlastníku záruku,
že jiná osoba nebude moci označovat své výrobky a služby touto ochrannou známkou. Toto
právo však dle žalovaného neznamená, že přihlašovatel má absolutní monopol na jednotlivé
prvky své ochranné známky a že může třetí osoby vyloučit z jejich užívání – takové právo
má pouze v rozsahu daném zákonem. V tomto smyslu je tedy třeba vést úvahu, zda by užití
prvků v napadeném označení mohlo vést na straně veřejnosti k pravděpodobnosti záměny
se starší ochrannou známkou. V závěru vyjádření ke kasační stížnosti žalovaný uvádí,
že nepokládá napadené rozhodnutí městského soudu za nezákonné či vadné a neztotožňuje
se návrhem na jeho zrušení. Zároveň navrhuje nevyhovět ani požadavku na přiznání odkladného
účinku kasační stížnosti.
Osoba zúčastněná na řízení ve vyjádření ke kasační stížn osti předně konstatovala,
že je vlastníkem ochranné známky „ASTRID ochranná regenerační tyčinka s jelením lojem“
a rovněž vlastníkem ochranné známky ve znění „Astrid regenerační ochranný lůj na rty.“
Ochranná známka je dle osoby zúčastněné schopna vyvolat pravděpodobnost záměny, jestliže
je natolik podobná ochranné známce s dřívějším právem přednosti, užívané pro shodné
či podobné výrobky, že spotřebitel může být uváděn v omyl, pokud jde o původ těchto výrobků.
Pravděpodobnost záměny je třeba posuzovat z hlediska podobnosti fonetické, vizuální
či sémantické, přičemž rozhodující může být i podobnost v jiném aspektu. Při porovnání skladby
sporných ochranných známek je toho názoru, že označení „JELENÍ LŮJ“ postrádá ve vztahu
ke kosmetickým výrobkům a jejich původu rozlišovací způsobilost, neboť vyjadřuje informaci
o výchozí surovině, resp. její náhražce. V této souvislosti poukazuje na výklad pojmu
„lůj“ v dostupných slovnících a encyklopediích. Z vizuálního hlediska je patrné, že označení
„ASTRID ochranná regenerační tyčinka s jelením lojem“ je podstatně delší, poskytuje spotřebiteli
více informací, přičemž foneticky i významově vystupuje slovní prvek ASTRID. Tento prvek
má dominantní postavení, s nímž je spotřebitel seznamován v reklamě a při výběru zboží
na prodejních místech. Spotřebitel je tak již v názvu výrobku seznámen s výrobcem kosmetických
produktů. Ochranná slovní známka Astrid byla dokonce dne 28. 9. 1995 prohlášena za proslulou.
Dále poukazuje na skutečnost, že označení „JELENÍ LŮJ“ je označením marketingovým, mimo
jiné také označením druhovým a popisným, neboť vyjadřuje určitý druh výrobku. Toto označení
nemá ve vztahu ke kosmetickým výrobkům a jejich původ u rozlišovací způsobilost a jeho
užíváním jinými subjekty tak již nemůže dojít k jeho zdruhovění. Z rozhodovací praxe správních
úřadů, jakož i soudů vyplynulo, že taková označení mohou být součástí i dalších označení. V této
souvislosti je třeba poukázat na rozhodnutí Soudního dvora Evropských společenství, z nichž
je nutno zdůraznit závěr, že banální a nedistinktivní označení, která postrádají rozlišovací
způsobilost, sice mohou být užívána a dosáhnout dokonce ochrany ve formě zápisu do rejstříku
ochranných známek, nicméně majitel takového označení si mu sí být vědom, že nemůže
být tím jediným oprávněným subjektem takové označení pro dané výrobky a služby užívat.
Návrh na nařízení předběžného opatření podaný stěžovatelem proti licenčnímu uživateli
ochranné známky „ASTRID ochranná regenerační tyčinka s jelením lojem“ městský soud
usnesením zamítl a Vrchní soud v Praze toto rozhodnutí potvrdil. Osoba zúčastněná na řízení
proto navrhuje, aby Nejvyšší správní soud kasační stížnost jako nedůvodnou zamítl.
Nejvyšší správní soud přezkoumal kasační stížností napadený rozsudek městského soudu
v souladu s ustanovením §109 odst. 2 a 3 s. ř. s., vázán rozsahem a důvody, které uplatnil
stěžovatel v podané kasační stížnosti, a dospěl k závěru, že kasační stížnost je opodstatněná.
Nejvyšší správní soud vyšel při svém rozhodování z následujících skutečností, které
vyplývají ze spisového materiálu.
Slovní ochranná známka č. 222244 ve znění „JELENÍ LŮJ“, která je ve vlastnictví
stěžovatele, s právem přednosti od 10. 6. 1998, byla zapsána dne 24. 1. 2000 do rejstříku
ochranných známek pro kosmetické výrobky, krémy, pomády a přípravky na rty ve třídě 3
mezinárodního třídění výrobků a služeb.
Dne 16. 11. 2004 přihlásila osoba zúčastněná na řízení u žalovaného slovní ochrannou
známku ve znění „ASTRID ochranná regenerační tyčinka s jelením lojem“ pro kosmetické
výrobky ve třídě 3 mezinárodního třídění výrobků a služeb. Stěžovatel proti zápisu této ochranné
známky podal dne 25. 3. 2005 námitky na základě ustanovení §25 zákona o o chranných
známkách, za použití §7 odst. 1 písm. a) a k) téhož zákona.
Úřad průmyslového vlastnictví rozhodl dne 12. 12. 2005, sp. zn. O-420497,
č. j. 21748/2005, o zamítnutí námitek proti zápisu přihlášky slovní ochranné známky ve znění
„ASTRID ochranná regenerační tyčinka na rty s jelením lojem,“ neboť dospěl k závěru,
že v případě srovnávaných označení osoby zúčastněné na řízení (společnost ASTRID T. M. a. s.)
a namítajícího chemického výrobního družstva Detecha (stěžovatel), jež je vlastníkem slovní
ochranné známky „JELENÍ LŮJ“, neexistuje ze strany veřejnosti pravděpodobnost jejich
záměny, a to ani přes zjištěnou podobnost výrobků. Přihlašované označení je dle názoru
správního orgánu způsobilé odlišit výrobky společnosti ASTRID T. M. a. s. od jiných vý robců
kosmetických výrobků, a tím může plnit základní funkci ochranné známky, přičemž vzhledem
k odlišnosti obou označení nemůže dojít k zásahu do zákonem chráněných starších práv
registrované známky „JELENÍ LŮJ“ stěžovatele. O podaném rozkladu rozhodl předseda Úřadu
průmyslového vlastnictví napadeným rozhodnutím ze dne 27. 11. 2006, sp. zn. O – 420497,
tak, že podaný rozklad zamítl a napadené správní rozhodnutí v celém rozsahu potvrdil.
V odůvodnění se žalovaný ztotožnil s argumenty správního orgánu prvního stupně. Přihlašované
označení je tvořeno sedmi slovními prvky, slovo ASTRID je provedeno velkými tiskacími
písmeny, ostatní prvky malými, což je ve srovnání s ochrannou známkou „JELENÍ LŮJ“, která
obsahuje jen dva prvky a oba provedené velkými tiskacími písmeny, zřejmě rozdílné. Dále
posoudil podobnost označení z hlediska vizuálního, fonetického a sémantického a dospěl
k závěru, že nejde o podobná označení, byť se vztahují na podobné výrobky.
Z obsahu soudního spisu Nejvyšší správní soud též zjistil, že slovní ochranná známka
„JELENÍ LŮJ“ byla dne 21. 5. 2003 napadena návrhem na výmaz, který žalovaný rozhodnutím
ze dne 31. 3. 2004, č. j. 36004/2003, zamítl, neboť toto označení se stalo pro stěžovatele a jeho
výrobky vžitým a je již téměř 50 let jediným vý robcem kosmetických produktů z jeleního loje.
Podle ustanovení §1 zákona o ochranných známkách , ochrannou známkou může
být za podmínek stanovených tímto zákonem jakékoliv označení schopné grafického znázornění,
zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho
obal, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo
služeb jiné osoby.
Podle ustanovení §7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách se přihlašované
označení nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky podaných
vlastníkem starší ochranné známky, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti se starší ochrannou
známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení
a ochranná známka vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti;
za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou
známkou.
Podle ustanovení §8 odst. 1 zákona o ochranných známkách má vlastník ochranné
známky výlučné právo užívat ochrannou známku ve spojení s výrobky nebo službami, pro něž je
chráněna. Podle odst. 2 písm. a) a b) téhož ustanovení, nestanoví-li tento zákon jinak, nikdo
nesmí v obchodním styku bez souhlasu vlastníka ochranné známky užívat a) označení shodné
s ochrannou známkou pro výrobky nebo služby, které jsou shodné s těmi, pro které je ochranná
známka zapsána, b) označení, u něhož z důvodu jeho shodnosti nebo podobnosti s ochrannou
známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb označených ochrannou známkou
a označením existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně pravděpodobnosti
asociace mezi označením a ochrannou známkou.
Stěžovatel v kasační stížnosti předně namítá, že správní soud v předcházejícím řízení
nesprávně posoudil právní otázku spočívající v přezkoumání správního uvážení a jeho mezí
v rámci zkoumání pravděpodobnosti záměny starší ochranné známky a přihlašovaného označení.
Skutková podstata, z níž správní orgán v řízení vycházel dle stěžovatele tedy nemá oporu
ve spisech a je s nimi naopak v rozporu.
Ochrannou známkou podle §1 zákona o ochranných známkách se za podmínek
stanovených tímto zákonem rozumí jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména
slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud
je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné
osoby. Smyslem a účelem ochranných známek je tak rozlišení výrobků a služeb různých výrobců,
resp. poskytovatelů; zaměnitelnost nespočívá pouze v možnosti záměny jednoho konkrétního
výrobku (služby) za jiný, ale i v zaměnitelnosti výrobců (poskytovatelů) výrobků (služeb) stejného
druhu. Smyslem ochranných známek je mimo jiné také oslovit relevantní okruh spotřebitelů
tak, aby pomocí označení výrobek tzv. identifikovali s jeho původcem. Právě stanovením
podmínek zápisné způsobilosti zákon o ochranných známkách ukotvil požadavek určité
minimální míry rozlišovací způsobilosti, aby institut ochra nných známek plnil svůj primární
identifikační účel v rámci konkurenční soutěže podnikatelů na relevantním trhu. Tento princip
zdůrazňuje i evropská judikatura. Aby byla ochranná známka schopna plnit svoji základní roli
v systému nenarušené soutěže, musí poskytovat záruku, že všechny výrobky a služby, které jsou
touto známkou opatřeny, byly vyrobeny pod kontrolou jediného podniku odpovědného za jejich
jakost (viz rozsudek Soudního dvora Evropských Společenství ze dne 29. 9. 1998, Canon
Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc. „CANON“ (C - 39/97, Recueil, s. I-5507),
a dále ze dne 29. 4. 2004, Björnekulla Fruktindustrier Aktiebolag v Pocordia Food Aktiebolag
(C-371/02, Recueil, s. I-5791). Proto by značky a údaje, které mohou sloužit pro určení vlastností
zboží nebo služeb, pro které se žádá zápis, měly zůstat volně k dispozici všem podnikatelům,
aby mohly být použity při popisu stejných vlastností jejich vlastního zboží. V souvislosti s touto
identifikační rolí ochranných známek vzniká registrací označení jejímu vlastníkovi též výhradní
právo toto označení užívat (§8 zákona o ochranných známkách). V tomto smyslu vyslovil právní
názor též Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 6. 12. 2007, č. j. 7 As 42/2007 - 94, dostupný
na www.nssoud.cz, v němž konstatoval, že podstata ochranné známky je založena zejména
na principu výhradní ochrany, který spočívá v tom, že zápisem ochranné známky do rejstříku
vzniká výlučné právo vlastníka ochranné známky tuto známku užívat ve spojení s výrobky
a službami, pro které byla zapsána. Tomuto právu vlastníka ochranné známky pak odpovídá
povinnost jiných subjektů zdržet se jakýchkoliv zásahů do práva k zaregistrované ochranné
známce, tedy mimo jiné i zákaz užívat v obchodním styku s hodná nebo podobná označení
pro shodné nebo podobné výrobky a služby bez souhlasu vlastníka ochranné známky.
Stěžovatel v nyní projednávané věci namítá nesprávné posouzení úvahy správního orgánu
týkající se existence pravděpodobnosti záměny starší ochra nné známky „JELENÍ LŮJ“,
jíž je vlastníkem a známky „ASTRID ochranná regenerační tyčinka s jelením lojem“ patřící osobě
zúčastněné na řízení, společnosti ASTRID T. M., a. s.
Při výkladu pojmu pravděpodobnosti záměny (též „zaměnitelnost“) ochranné známky
je nutné vycházet zejména ze zákonné definice provedené v §1 zákona o ochranných známkách
a samotného smyslu a účelu existence ochranných známek – tj. rozlišení výrobků a služeb
různých výrobců (poskytovatelů). Zaměnitelnost nespočívá pouze v možnosti záměny jednoho
konkrétního výrobku nebo služby ze jiný, ale i v zaměnitelnosti výrobců produktů stejného
druhu. Tato interpretace ustanovení zákona o ochranných známkách navazuje na tradiční přístup
známkového práva k otázce zaměnitelnosti, jak je zřejmé i z judikatury bývalého Nejvyššího
správního soudu Československé republiky (např. Boh. A 6439/27: Shoda nebo zaměnitelná
podobnost kterékoliv součásti známek je způsobilá uvést konz umenta v omyl o původu zboží,
jakmile součást – ať obrazová, ať slovní – je toho způsobu, že může v mysli konzumenta vzbudit
představu značky určitého závodu).
Zaměnitelnost je nutno zkoumat vždy z několika hledisek, a to především vizuálního,
fonetického a významového. Základním a rozhodujícím kritériem pro posouzení zaměnitelnosti
známek označujících shodné nebo podobné výrobky či služby je vždy hledisko běžného
spotřebitele, tedy posouzení, zda známky jsou natolik odlišné, že nemohou u běžného
spotřebitele vyvolat možnost záměny a v tomto směru ho uvést v omyl (srov. též rozsudek
Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 8. 2004, č. j. 5 A 106/2001 - 62, dostupný
na www.nssoud.cz). Zkoumání podobnosti nemůže být přitom založeno pouze na formálním
porovnání jednotlivých prvků, ale musí se zakládat na porovnání známkových motivů
střetnuvších se v označení – tj. rozhodujících složek porovnávaných označení, které při celkovém
posuzování jsou výrazem charakteristických vlastností srovnávaných označení.
To, že zaměnitelnost může působit u více prvků i jeden jediný, bylo stabilně judikováno již dříve
(např. Boh. A 9181/31: I když ochranná známka vykazuje dva prvky, z nichž jeden každý
má v této známce charakterizační odlišující způsobilost, je zaměnitelná podoba dána se známkou
jinou, charakterizovanou jen jedním z těchto prvků).
Při posuzování zaměnitelnosti je dále rozhodující okruh subjektů, u nichž ochranné
známky dojem záměny mohou vyvolat. K závěru o zaměnitelnosti není třeba, aby tento dojem
byl všeobecný; rozhodující je hledisko „běžného spotřebitele“, tedy toho, komu je značený
výrobek (služba) určen. Za zaměnitelné lze považovat jen takové označení, které může
vést při svém působení na trhu k omylu spotřebitele o shodě ochranné známy s jinou (vykládající
podobnost známek ve vztahu k obyčejné pozornosti průměrného konzumenta a dovozující,
že při této míře pozornosti utkví v paměti pouze všeobecné znaky známek, jejich celkový dojem,
vytvářející tzv. pamětní obraz).
K výkladu neurčitého právního pojmu „zaměnitelnosti“ se správní soudy v minulosti
již vyjadřovaly; v této souvislosti je vhodné odkázat na rozhodovací činnost Vrchního soudu
v Praze a podrobná kritéria, která tento soud stanovil pro vymezení akceptovatelné míry uvážení
správního orgánu při výkladu tohoto pojmu (srov. především rozsudek ze dne 14. 6. 1999,
sp. zn. 6 A 58/97, publikováno pod. č. 768/2001 Soudní judikatura ve věcech s právních
či rozsudek ze dne 27. 12. 2001, sp. zn. 7 A 119/99, publikováno tamtéž jako č. 928/2002).
Tuto linii judikatury následuje i rozhodovací činnosti Nejvyššího správního soudu
(srov. kupř. rozsudek ze dne 31. 8. 2004, č. j. 5 A 106/2001, či rozsudek ze dne 26. 10. 2006,
č. j. 1 As 28/2006 - 97, oba dostupné na www.nssoud.cz).
Výše uvedená ustálená judikatura setrvává na stanovisku, že posouzení zaměnitelnosti
je především otázkou skutkovou, jejíž rozhodnutí přísluší v prvé řadě správnímu orgánu. Správní
soudy nejsou povolány nahrazovat hodnocení skutkových otázek, provedené expertním správním
orgánem, úvahou vlastní. Na druhou stranu je však správní soud k žalobní námitce povinen
přezkoumat hodnocení důkazů provedené správním orgánem s ohledem na to, zda se jednalo
o hodnocení úplné a z hlediska aplikované právní normy také logické. Stejně tak je správní soud
oprávněn přezkoumávat korektnost výkladu neurčitých právních pojmů provedených správním
orgánem, v kontextu ochranných známek pak klíčového pojmu „zaměnitelnosti“. Zde se však
činnost správního soudu omezuje na zjištění, zda rozhodnutí správního orgánu je s ohledem
na zákonnou úpravu, vyloženou ustálenou judikaturou soudní, argumentačně udržitelné.
Namítá-li proto stěžovatel nesprávnost hodnocení pravděpodobnosti záměny známky
správním orgánem, může soud rozhodnutí úřadu o této otázce zkoumat v mezích žalobních
bodů jen z hlediska toho, zda napadené správní rozhodnutí obsahuje úvahu, na základě
níž správní orgán dospěl k závěru o zaměnitelnosti či naopak o nezaměnitelnosti známek,
zda úvaha neodporuje spisu a skutkovým zjištěním a zásadám logického myšlení nebo není-li
jinak vadná (viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 8. 2004,
č. j. 5 A 106/2001 – 62, dostupný na www.nssoud.cz).
V nyní posuzované věci se jedná o dvě označení čistě slovního charakteru ve znění
„JELENÍ LŮJ“ a „ASTRID ochranná regenerační tyčinka s jelením lojem.“ Jak již bylo výše
uvedeno, požadavkem, který zákon stanoví pro splnění podmínek registrace ochranné známky,
je mimo jiné i dosažení určitého stupně rozlišovací způsobilosti označení. V opačném případě
by ochranné známky nebyly schopné plnit svoji identifikační a rozlišovací funkci. Na druhou
stranu je však nutné v této souvislosti zmínit skutečnost, že různé ochranné známky mají různý
stupeň rozlišovací způsobilosti a tedy míra pravděpodobnosti záměny se u každé z ochranných
známek liší a nelze ji paušálně považovat za identickou, v důsledku čehož se nutně různí i úroveň
ochrany, které se jednotlivé ochranné známky těší (viz rozsudek Nejvyš šího správního soudu
ze dne 23. 7. 2008, č. j. 4 As 90/2006 - 123, dostupný na www.nssoud.cz). Žalovaný a následně
i správní soud shodně konstatovaly, že míra rozlišovací způsobilosti ochranné známky „JELENÍ
LŮJ“ je nižší. Nárok na známkoprávní ochranu stěžovateli vznikl v důsledku příznačnosti
kosmetických výrobků a jejich dlouhodobému užívání spotřebiteli. Stěžovatel tak při podání
přihlášky doložil, že toto označení se stalo na území České republiky pro něj a jeho výrobky
vžitým a je již téměř 50 let jediným výrobcem kosmetických produktů z jeleního loje. Nízká
rozlišovací způsobilost ochranné známky „JELENÍ LŮJ“ tedy nabyla dostatečné míry rozlišovací
způsobilosti pro přiznání známkoprávní ochrany v důsledku dlouhodobého užívání tohoto
označení, které se posléze stalo pro stěžovatele a jeho výrobky vžitým (viz též rozsudek
Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 4. 2009, č. j. 7 As 56/2008 - 170, dostupný
na www.nssoud.cz). Nejvyšší správní soud si je vědom toho, že předmětem nyní projednávaného
sporu není posouzení existence rozlišovací způsobilosti namítané ochranné známky. Tuto úvahu
zde uvedl právě proto, že ze skutkových okolností věci je zřejmé, že namítaná ochranná známka
je v současné době platně zaregistrována, a proto je její vlastník plně oprávněn se domáhat
ochrany svých práv ve smyslu zákona o ochranných známkách. Zejména má vlastník výlučné
právo užívat ochrannou známku ve spojení s výrobky nebo službami, pro něž je chráněna. Jinými
slovy, i přes nižší rozlišovací způsobilost ochranné známky „JELENÍ LŮJ“ je nezbytné na toto
označení nahlížet jako na každou jinou ochrannou známku, jež splnila, byť minimální registrační
požadavky známkoprávního registru. Otázka vhodnosti registrace tohoto označení, zejména
s ohledem na vnímání průměrného spotřebitele, tedy zda si skutečně spojí výrobky označené
ochrannou známkou „JELENÍ LŮJ“ s určitým výrobcem nebo spíše s neurčitým, resp.
jakýmkoliv přípravkem na mazání rtů, samozřejmě není předmětem projednávaného sporu.
Pro posouzení věci je nezbytné vycházet ze skutečností, které jsou obsahem správního
a soudního spisu.
Žalovaný správní orgán posoudil pravděpodobnost záměny přihlašovaného označení
se starší ochrannou známkou z hlediska vizuálního, fonetického a významového, přičemž dospěl
k závěru, že pravděpodobnost záměny na straně spotřebitele neexistuje, byť se jedná o shodnou
kategorii výrobků. Nejvyšší správní soud nemá proti hodnocení hlediska vizuálního, fonetického
i významového žádných výtek, neboť mezi střetnuvšími se označeními skutečně podobnost
vizuální, fonetická či významová neexistuje. Avšak, jak plyne z výše citované ustálené judikatury,
za existenci pravděpodobnosti záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší
ochrannou známkou, případně s výrobky touto známkou označenými, tedy vyvolání představy
souvislosti ohledně původu výrobků. Rozhodujícím faktorem při posuzování zaměnitelnosti
je hledisko „běžného spotřebitele“, tedy toho, komu je vý robek určen. Za zaměnitelné
lze považovat jen takové označení, které může vést při svém působení na běžném trhu k omylu
spotřebitele ohledně původu označeného zboží. Nejvyšší správní soud je toho názoru, že správní
orgán v napadeném rozhodnutí nedostatečně zohlednil hledisko vnímání průměrného
spotřebitele, pro kterého je označení „JELENÍ LŮJ“ a jeho tvary velmi vžitým, v důsledku čehož
také získalo nutnou míru rozlišovací způsobilosti pro zapsání do rejstříku ochranných známek.
Za této situace proto musí být kladena mnohe m větší míra pozornosti na vnímání označení
a jeho slovních tvarů spotřebitelem, neboť toto označení nabylo rozlišovací způsobilosti
až v důsledku jeho vžitého dlouhodobého užívání spotřebiteli. Distinktivita tak není založena
na určitém ztvárnění ochranné známky, neobvyklosti slovní skladby či fonetické zvláštnosti
výslovnosti označení, na rozdíl od obvyklé situace (např. ochranné známky Kofola, ASTRID,
MATTONI apod.). Vžité označení pro přípravek na mazání rtů naopak těží ze své dlouhodobé
dobré pověsti, na jejímž základě teprve vzniklo právo výrobce tohoto výrobku si zaregistrovat
ochrannou známku s jinak nedostačující mírou rozlišovací způsobilosti. Tuto skutečnost
deklaroval žalovaný správní orgán jednak zamítavým rozh odnutím ohledně návrhu na výmaz
a jednak přiznáním známkoprávní ochrany spočívající v zamítnutí přihlášky označení „ASTRID
Jelení lůj“ v řízení pod sp.zn. 5 A 16/2010. Jak již bylo výše řečeno, otázka vhodnosti
a důsledného zvážení registrace označení „JELENÍ LŮJ“ však není předmětem tohoto řízení.
Nejvyšší správní soud je toho názoru, že spotřebitel si nespojí výrobek označený známkou
„JELENÍ LŮJ“ nebo jeho slovní variací s výrobcem (stěžovatel), ale tato skutečnost nezbavuje
výrobce výlučného práva užívat toto označení a jeho slovní variac e pouze pro svoje výrobky,
i když jej spotřebitel nezná, ale hledá pouze konkrétní produkt, který výrobce vyrábí. Běžný
spotřebitel v důsledku dlouhodobého zažitého označení „jelení lůj“ pro určitý druh kosmetických
produktů, hledá na trhu s kosmetickými výrobky právě onen „jelení lůj“, který je mu dobře znám,
i když má dnes již modernější podobu, název je pro něj stále dobrým a jistým vodítkem.
V současné době je tak jediným vodítkem spotřebitele právě toto slovn í uskupení – JELENÍ
LŮJ – ať již psáno velkými či malými písmeny, stojící samostatně či v označení obsahujícím více
slovních prvků, jako je tomu v nyní projednávaném případě ASTRID ochranná regenerační
tyčinka s jelením lojem. Na základě právě uvedené argumentace Nejvyšší správní soud konstatuje,
že v nyní projednávaném případě žalovaný správní orgán nedostatečně posoudil otázku existence
pravděpodobnosti záměny mezi starší ochrannou známkou a přihlašovaným označením
„ASTRID ochranná regenerační tyčinka s jelením lojem“, a to zejména s ohledem na vnímání
střetu těchto označení z hlediska běžného spotřebitele. Nejvyšší správní soud je toh o názoru,
že vzhledem k zažité příznačnosti označení „JELENÍ LŮJ“ pro určitý druh kosmetických
výrobků, také s ohledem na skutečnost, že žalovaný v rámci své rozhodovací praxe nabytí
rozlišovací způsobilosti tohoto označení několikráte potvrdil, nelze připustit, aby jiní soutěžitelé
na trhu se shodnými kosmetickými produkty, používali či jakkoliv ve svém přihlašovaném
označení skloňovali starší registrovanou ochrannou známku stěžovatele ve znění „JELENÍ LŮJ“.
Používání slovního spojení „jelení lůj“ u kosmetických výrobků, které nepocházejí od stěžovatele,
který má tuto ochrannou známku pro své produkty platně zaregistrovanou, vede k existenci
pravděpodobnosti záměny ohledně původu a složení výrobku na straně spotřebitele.
Jak již Nejvyšší správní soud v souvislosti s projednávanou problematikou judikoval,
např. v rozsudku ze dne 23. 7. 2008, č. j. 4 As 90/2006 - 123, uveřejněném pod č. 1714/2008
Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, „zápisná nezpůsobilost přihlašovaného označení není
dána jakoukoli podobností s registrovanou ochrannou známkou, ale toliko podobností závadnou, tj. podobností,
jež vyvolává pravděpodobnost záměny ohledně původu výrobků či služeb [§7 odst. 1 písm. a) zákona
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách].“
Též v rozhodnutí ze dne 26. 10. 2006, č. j. 1 As 28/2006 - 97, uveřejněném
pod č. 1064/2007 Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, se Nejvyšší správní soud
zabýval pojmem zaměnitelnosti ochranné známky a konstatoval, že: I. pojem „pravděpodobnost záměny
ochranné známky“ zahrnuje posouzení jak podobnosti označení, tak i jimi chrán ěných výrobků nebo služeb,
a to jako dva neopomenutelné a vzájemně se ovlivňující faktory. Menší podobnos t mezi těmito výrobky nebo
službami může být vykompenzována větší podobností mezi známkami a naopak. II. Dobré jméno je u ochranné
známky vyjádřením toho, že veřejnost známku v důsledku jejího užívání zná a spojuje ji s dobrými vlastnostmi,
které od výrobků nebo služeb takto označených očekává, a věnuje jí svou důvěr u. Ochrana poskytovaná známce
s dobrým jménem není podmíněna zjištěním, že mezi známkou s dobrým jménem a označením existuje takový
stupeň podobnosti, že by v příslušné části veřejnosti existova la mezi nimi pravděpodobnost záměny. Pro stupeň
podobnosti mezi známkou s dobrým jménem a označením je postačující, že si příslušná část veřejnosti vytvoří
spojení mezi označením a známkou.
Nejvyšší správní soud na základě výše uvedené argumentace a v souladu s platnou
ustálenou judikaturou dospěl k závěru, že provedené hodnocení úvahy správního orgánu
správním soudem nebylo úplné, přičemž správní orgán nedostatečně zohlednil skutečnosti
pro rozhodnutí ve věci podstatné.
Napadený rozsudek městského soudu vykazuje znaky kasačního důvodu dle §103 odst. 1
písm. b) s. ř. s., a proto kasačnímu soudu nezbylo, než napadený rozsudek městského soudu
zrušit a věc vrátit tomuto soudu k dalšímu řízení (§110 odst. 1 s. ř. s.)
Zruší-li Nejvyšší správní soud rozhodnutí krajského soudu (Městského soudu v Praze)
a vrátí-li mu věc k dalšímu řízení, je tento soud vázán právním názorem vysloveným kasačním
soudem ve zrušovacím rozhodnutí (§110 odst. 3 s. ř. s.).
Nejvyšší správní soud rozhodl o kasační stížnosti rozsudkem bez jednání, protože
mu takový postup umožňuje ustanovení §109 odst. 1 s. ř. s.
O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodne městský soud ve svém novém
rozhodnutí (§110 odst. 2 s. ř. s.).
Poučení: Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.
V Brně dne 11. listopadu 2010
JUDr. Jaroslav Hubáček
předseda senátu