ECLI:CZ:NSS:2015:2.AS.96.2015:49
sp. zn. 2 As 96/2015 - 49
USNESENÍ
Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Karla Šimky
a soudkyň Mgr. Evy Šonkové a JUDr. Miluše Doškové v právní věci žalobců: a) Mgr. M. P., b)
Ing. T. A., oba zastoupeni JUDr. Romanem Kudrličkou, advokátem, se sídlem Husova 5, České
Budějovice, proti žalovanému: Úřad průmyslového vlastnictví, se sídlem Antonína Čermáka
2a, Praha 6, za účasti osoby zúčastněné na řízení: Bidvest Opava s. r. o., se sídlem V Růžovém
údolí 553, Kralupy nad Vltavou, zastoupena Mgr. Ivou Zothovou, advokátkou, se sídlem
Lindleyova 2686/1, Praha 6, proti rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 7. 10. 2010, č. j. O-
466630/68560/2009/ÚPV, v řízení o kasační stížnosti žalobců proti rozsudku Městského soudu
v Praze ze dne 25. 2. 2015, č. j. 9 A 260/2010 – 135,
takto:
Věc se p o s t u p u je rozšířenému senátu.
Odůvodnění:
I. Vymezení předkládané věci
[1] Společnost EUROICE s. r. o., právní předchůdkyně osoby zúčastněné na řízení, podala
dne 17. 3. 2009 u žalovaného přihlášku kombinované ochranné známky ve znění
„Babiččiny dobroty“ v následující podobě:
[2] Proti zveřejněné přihlášce ochranné známky podala společnost Babiččiny nudle s. r. o.,
právní předchůdkyně žalobců, dne 26. 6. 2009 námitky. Uváděla, že přihlašované označení
je podobné s její starší kombinovanou ochrannou známkou, je schopné vyvolat záměnu
u veřejnosti a je podobné označení užívanému v obchodním styku po právu společností
Babiččiny nudle s. r. o. Namítaná kombinovaná ochranná známka ve znění „Babiččiny nudle“
má tuto podobu:
[3] Námitky podané společností Babiččiny nudle s. r. o. žalovaný rozhodnutím
ze dne 10. 11. 2009, č. j. O-466630/36449/2009/ÚPV, zamítl. Následně předseda žalovaného
rozhodnutím ze dne 7. 10. 2010, č. j. O-466630/68560/2009/ÚPV (dále jen „napadené
rozhodnutí“), zamítl i rozklad společnosti Babiččiny nudle s. r. o.
[4] Právní předchůdkyně žalobců poté podala žalobu proti napadenému rozhodnutí
k Městskému soudu v Praze (dále jen „městský soud“), který ji r ozsudkem ze dne 28. 3. 2014,
č. j. 9 A 260/2010 - 87, zamítl. Neshledal důvodnými námitky nesprávné aplikace
§7 odst. 1 písm. a) a g) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona
č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochranných známkách“), žalovaným.
[5] Ke kasační stížnosti žalobce a) Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 24. 9. 2014,
č. j. 2 As 102/2014 – 22 (všechna zde uvedená rozhodnutí Nejvyššího správního soudu jsou
dostupná z www.nssoud.cz), rozhodnutí městského soudu č. j. 9 A 260/2010 – 87 zrušil
a věc mu vrátil k dalšímu řízení. V návaznosti na usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího
správního soudu ze dne 22. 4. 2014, č. j. 8 As 37/2011 – 154, totiž konstatoval, že při posuzování
podobnosti přihlašovaných ochranných známek nepřipadá v úvahu aplikace volného správního
uvážení, neboť jde o výklad neurčitého právního pojmu a jeho aplikaci na konkrétní skutkový
stav, který soud plně přezkoumává v souladu s §75 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“).
[6] Městský soud tedy v intencích prvního rozsudku Nejvyššího správního soudu v této věci
podrobil napadené rozhodnutí plnému meritornímu přezkumu z pohledu námitkových důvodů
dle §7 odst. 1 písm. a) a g) zákona o ochranných známkách a přihlédl také k zásadním judikátům
k tématu. Uvedl, že možnou zaměnitelnost obou posuzovaných ochranných známek je třeba
hodnotit z pohledu průměrného spotřebitele, přičemž za určující považoval to, co vytváří celkový
dojem. Slovní prvek „babiččiny“ pokládal shodně se žalovaným za popisný, nikoliv fantazijní,
ve spojení s určitou potravinou vyvolávající u průměrného spotřebitele dojem tradiční, pečlivé
domácí výroby, tedy představu potraviny určité kvality. Slovo „babiččiny“ samo o sobě není
nadáno zvláštní rozlišovací způsobilostí, je zcela běžným slovem. Městský soud odmítl
argumentaci odvíjející se od jiných slovních ochranných známek s prvkem „babiččin“ a kladl důraz
na vjem označení jako celku. Nepřisvědčil názoru žalobců, že je slovní prvek „babiččiny“ prvkem
dominantním. Vzhledem k tomu, že slovní prvky „babiččiny“ ani „dobroty“ nemají vysokou
rozlišovací způsobilost pro svou popisnost a běžnost, bude se spotřebitel orientovat
podle spojení těchto slovních prvků s ostatními prvky – těmi jsou prvky obrazové,
které spotřebiteli nepochybně utkví v paměti. Městský soud shledal odlišnosti obrazových prvků
obou posuzovaných ochranných známek nejen ve ztvárnění obou postav (babiček) a pohybů
v jejich detailech, ale zejména v jejich umístění a výrazu, jakož i ve tvaru grafického ztvárnění
obou označení. Průměrně obezřetný spotřebitel si dle městského soudu taktéž povšimne,
že ochranná známka „Babiččiny nudle“ je fakticky užívána jen pro těstoviny, kdežto pod označení
„Babiččiny dobroty“ významově přísluší řada výrobků tříd 29 a 30 – nejen těstovin
(jde např. o cukrovinky, zmrzlinu, med, kávu) – a tím je schopen si osvětlit a odlišit užívaná
označení a uvědomit si různý původ výrobků chráněných těmito ochrannými známkami. Městský
soud akcentoval hledisko vizuální a sémantické, včetně dojmu vyvolávaného u spotřebitele,
a dodal, že z pouhého použití stejného motivu závadnou podobnost dovodit nelze. Vyjádřil
se také k otázce podobnosti přihlašovaného označení s firmou právní předchůdkyně žalobců
(rozuměj Babiččiny nudle s. r. o.). Městský soud neshledal závadnou podobnost porovnávaných
označení, a proto žalobu v záhlaví uvedeným rozsudkem (dále jen „napadený rozsudek“) zamítl.
[7] Proti napadenému rozsudku brojí žalobci (dále jen „stěžovatelé“) kasační stížností,
jejíž důvodnost má nyní posoudit druhý senát. Mají za to, že slovní prvek „babiččiny“
není ve vztahu k potravinám označením popisným ani druhovým. Popisným údajem je označení
skládající se pouze z údajů o místě, času, druhu, způsobu výroby, jakosti, množství nebo ceně
výrobku. Druhové označení pak vyjadřuje druh, typ nebo kategorii výrobku. Označení „babiččiny“
není primárně popisné, neboť jsou jím označeny průmyslově vyráběné potraviny; o popisné
označení by se jednalo pouze v případě, kdy by potraviny byly vyrobeny (připraveny) přímo
babičkou. Stěžovatelé v současnosti disponují celou známkovou řadou založenou na slovním
prvku „babiččin…“; jedná se o reklamní tah (obchodní nápad), který se ukázal být mimořádně
úspěšným. Označení „babiččiny“ tedy dostatečnou rozlišovací způsobilostí disponuje. Výraz „nudle“
je naopak při porovnávání daných označení zcela marginální, protože je popisný ve vztahu
k přihlašovaným výrobkům a službám.
[8] Skutečnost, že v minulosti byly zapsány slovní ochranné známky jako „Babiččiny nudle“,
„Babiččiny knedlíky“ či „Babiččiny špecle“ v České republice i Evropské unii, podle stěžovatelů
potvrzuje, že označení „babiččiny“ má dostatečnou rozlišovací způsobilost. Fakt, že je slovo
„babiččiny“ slovem běžným, na jeho distinktivnosti nic nemění. Existuje mnoho ochranných
známek, které jsou tvořeny běžným slovem a rozlišovací způsobilostí disponují – např. „Apple“
či „Camel“. Názor městského soudu, že z hlediska vjemu spotřebitele budou hrát rozhodující roli
obrazové prvky, je v přímém rozporu s unijní judikaturou. Podle ní je totiž v případech,
kdy se jedná o kombinované označení, rozhodující slovní prvek, neboť ten je nejsnáze
komunikovatelný i z hlediska fonetického a významového (rozsudek Soudu prvního stupně
č. 312/03 ve věci SELENIUM ACE).
[9] Stěžovatelé dále uvádějí, že zkoumání podobnosti musí být podle judikatury i odborné
literatury založeno na porovnání známkových motivů obou označení, nejen na formálním
srovnávání jednotlivých prvků. Známkovým motivem se přitom rozumí rozhodující složky
porovnávaných označení, které jsou při celkovém srovnání výrazem charakteristických vlastností
srovnávaných označení. Sourodé známkové motivy mohou způsobit zaměnitelnost ochranných
známek. I podle unijní judikatury je rozhodující, že spotřebitel vnímá ochrannou známku jako
celek a nezabývá se jejími jednotlivými detaily. Jelikož obrazový prvek ztvárňuje babičku a prvek
„nudle“ je popisný, těžko lze určit v namítaném označení jiný dominantní prvek než „babiččiny“.
Hned po něm, jako druhý dominantní, následuje prvek obrazový. Pokud je v dané věci
dominantním prvek „babiččiny“ a podobné zobrazení babičky, nebezpečí záměny evidentně
existuje. Nelze očekávat, že průměrný spotřebitel bude vnímat odlišné detaily, kterými
se označení, resp. grafický prvek porovnávaných označení, liší. Naopak, ve spotřebitelově mysli
bude vyobrazení vnímáno jako „babička“ a již se jím nebude dále zabývat, nebude vzpomínat,
zda se babička v napadeném označení lišila od babičky v označení namítaném.
[10] Městský soud podle stěžovatelů nevzal v úvahu podobnost zobrazení babiček
v posuzovaných ochranných známkách. Obě babičky jsou vyobrazeny se shodnými atributy –
bílý čepec, brýle – a jsou doprovázeny shodným slovním prvkem, což je pro vnímání spotřebitele
bezpochyby určující. Nadto měl městský soud posoudit zaměnitelnost ochran ných známek
i z hlediska fonetického a sémantického (jsou vysoce podobné či shodné) a také jako celků.
Pro objektivní zhodnocení pravděpodobnosti záměny bylo potřeba zohlednit i prvky shodné,
nikoliv pouze zdůrazňovat odlišnosti. Vlastník napadeného označení měl dle mínění stěžovatelů
nepřeberně možností, jak své výrobky označit zcela odlišně a vyhnout se tak možnosti záměny
s označením stěžovatelů, které má na trhu výrazný úspěch. Příměr použitý
městským soudem - že v případě slivovice či jablkovice jsou t aktéž výrobci užívány motivy
švestek či jablek - považovali stěžovatelé za nepřiléhavý, neboť švestky či jablka jsou suroviny
využívané k výrobě těchto alkoholických nápojů, zatímco babička se na přípravě výrobků nijak
nepodílí.
[11] Stěžovatelé doplnili, že městský soud nepřípustně hodnotil zaměnitelnost ochranných
známek s ohledem na to, jak jsou užívány na trhu. Měl přitom posuzovat ochrannou známku
tak, jak je zapsána – namítaná známka je totiž platně zapsána pro široké spektrum výrobků, nejen
pro těstoviny. Městský soud také považoval za podstatné, kolik existuje zapsaných ochranných
známek obsahujících stejný prvek pro výrobky v jiných třídách. Zaměnitelnost však lze hodnotit
pouze ve třídách 29 a 30, kde existují zapsané ochranné známky obsahující p rvek „babiččiny“
pouze pro stěžovatele (nudle, těstoviny, knedlíky, buchty, špecle, fleky) a jedna ochranná známka
pro společnost RACIO (Z babiččiny kuchyně) – samozřejmě kromě napadených ochranných
známek Babiččiny/Babiččiny dobroty.
[12] Městský soud navíc dle názoru stěžovatelů argumentoval tak, jako by hodnotil skutečnou
záměnu, nikoli její pouhou pravděpodobnost, což však odporuje §7 odst. 1 písm. a) zákona
o ochranných známkách.
[13] Nepřezkoumatelnost napadeného rozsudku spatřují stěžovatelé v tom, že městský soud
konstatoval, že existuje množství výrobků obsahujících označení „babička“ nebo „babiččiny“,
aniž by uvedl konkrétní příklady takových výrobků. Městský soud se taktéž nevypořádal
s argumenty stěžovatelů, které poukazovaly na slovní ochrannou známku „Babiččiny nudle“,
jež byla zapsána s prioritou od roku 2005 v roce 2011, čímž bylo jasně deklarováno, že označení
má potřebnou míru distinktivnosti.
[14] Žalovaný ani osoba zúčastněná na řízení se ke kasační stížnosti stěžovatelů nevyjádřili.
II. Posouzení předkládané věci druhým senátem
[15] Druhý senát poté, co shledal, že kasační stížnost má požadované náležitosti, posoudil její
přípustnost i s ohledem na §104 odst. 3 písm. a) s. ř. s., neboť městský soud v dané věci
rozhodoval znovu po zrušení jeho původního rozhodnutí Nejvyšším správním soudem.
Předcházející kasační stížnost podal pouze stěžovatel a), stěžovatel b) uplatňuje své kasační
námitky poprvé. Vzhledem k tomu, že první rozsudek městského soudu byl zrušen Nejvyšším
správním soudem pro vadu řízení, nemůže v řízení o opakované kasační stížnosti dojít
ke konkurenci se závěry vyslovenými v předcházejícím rozhodnutí Nejvyššího správního soudu,
neboť to žádný právní názor na aplikaci hmotného práva neobsahuje. Kasační stížnost
je přípustná ve vztahu k oběma stěžovatelům.
[16] Právní předchůdkyně stěžovatelů podala námitky proti zápisu ochranné známky „Babiččiny
dobroty“ podle §7 odst. 1 písm. a) a g) zákona o ochranných známkách. Kasační námitky
stěžovatelů se však dotýkají pouze §7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách,
podle něhož se přihlašované označení nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu
ochranné známky podaných u žalovaného vlastníkem starší ochranné známky, pokud z důvodu shodnosti
či podobnosti se starší ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se přihlašované
označení a ochranná známka vztahují, existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti; za pravděpodobnost
záměny se považuje i pravděpodobnost asociace se starší ochrannou známkou.
[17] Existence nebezpečí záměny podle citovaného ustanovení je dána pouze
při kumulativním splnění dvou zákonných podmínek, kterými jsou 1 ) shodnost nebo podobnost
mezi kolidujícími označeními, a 2) shodnost nebo podobnost výrobků či služeb, na něž se tato
označení vztahují (srov. rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 11. 4. 2007,
č. j. 9 Ca 212/2005 – 64, publ. pod č. 1897/2009 Sb. NSS).
[18] V nyní předkládané věci je nesporné, že relevantní veřejnost, která přichází do styku
s výrobky a službami, pro které jsou namítaná a napadená ochranná známka zapsány, je širokou
veřejností sestávající z tzv. průměrných spotřebitelů. Taktéž není rozporováno, že srovnávané
výrobky a služby jsou shodné či vysoce podobné. Nadto je zřejmé, že porovnávaná označení
nejsou shodná. Podstatou souzené věci je tedy určit, zda si srovnávaná označení nejsou vůbec
podobná, případně zda zde jistá podobnost je a v jaké míře. Zaměnitelnost totiž způsobuje
pouze podobnost závadná (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 7. 2008,
č. j. 4 As 90/2006 - 123).
[19] Judikatura Nejvyššího správního soudu i Soudního dvora Evropské unie se ztotožňují
v závěru, že rozhodující pro posouzení existence nebezpečí záměny mezi dvěma ochrannými
známkami je hledisko průměrného spotřebitele (např. rozsudek Nejvyššího správního soudu
ze dne 24. 10. 2008, č. j. 4 As 31/2008 – 153, a rozsudek Soudního dvora ze dne 11. 11. 1997,
věc C-251/95, SABEL BV proti Puma AG, Rudolf Dassler Sport ; všechna zde uvedená unijní
judikatura je dostupná z www.eur-lex.eu). Ten je běžně informovaný, přiměřeně pozorný
a přiměřeně obezřetný a jen zřídkakdy má možnost srovnat dotčené ochranné známky
přímo vedle sebe. Proto musí spoléhat na jejich nedokonalý obraz, který si udržel v mysli
(např. rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 23. 10. 2002, věc T -388/00, Institut für Lernsysteme
GmbH proti Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu). Nebezpečí záměny existuje tehdy, pokud
se relevantní veřejnost může domnívat, že dotčené zboží nebo služby pocházejí ze stejného
podniku nebo případně z podniků hospodářsky propojených (rozsudek Soudního dvora ze dne
29. 9. 1998, věc C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha proti Metro-Goldwyn-Mayer Inc.).
[20] Podobnost srovnávaných označení se posuzuje z hlediska vizuálního, fonetického
a sémantického, přičemž rozhodující je vždy celkový dojem, kterým tato označení působí,
s přihlédnutím zejména k jejich distinktivním a dominantním prvkům. Průměrný spotřebitel
dle judikatury obvykle vnímá ochrannou známku jako celek a nevěnuje se zkoumání jednotlivých
detailů (srov. již citovaný rozsudek Soudního dvora ve věci C -251/95). Obecně si však snadněji
zapamatuje právě distinktivní a dominantní prvky označení (např. rozsudek Soudu prvního
stupně ze dne 6. 10. 2004, spojené věci T-117/03 až T-119/09 a T-171/03, New Look Ltd
proti Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu). U složené ochranné známky považuje průměrný
spotřebitel za distinktivní a dominantní prvek celkového dojmu vyvolaného touto ochrannou
známkou její prvek fantazijní, nikoliv popisný (rozsudek Soudu prvního stupně, věc T-169/02,
Cervecería Modelo proti Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu). Jde-li o kombinovanou ochrannou
známku, složenou ze slovních a obrazových prvků, pak by měl být slovní prvek v zásadě
považován za více rozlišující, neboť průměrný spotřebitel snadněji odkáže na dotčený výrobek
uvedením názvu než popisem obrazového prvku ochranné známky (srov. rozsudek Soudu
prvního stupně ze dne 14. 7. 2005, věc T-312/03, Wassen International Ltd proti Úřadu
pro harmonizaci na vnitřním trhu).
[21] Při hodnocení nebezpečí záměny se uplatní tzv. kompenzační princip, který Soudní dvůr
definoval v již zmiňovaném rozsudku ve věci C-39/97, podle něhož může být nižší stupeň
podobnosti mezi výrobky a službami vyvážen vyšším stupněm podobnosti mezi dotčenými
ochrannými známkami. A naopak, nižší míra podobnosti mezi srovnávanými ochrannými
známkami může být kompenzována zvýšeným stupněm podobnosti mezi dotčenými výrobky
nebo službami (srov. rozsudek Soudního dvora ze dne 22. 6. 1999, věc C-342/97,
Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH proti Klijsen Handel BV , výše citované rozsudky
Soudu prvního stupně ve věci T-169/02 nebo T-312/03, či rozsudek Nejvyššího správního
soudu ze dne 22. 5. 2014, č. j. 7 As 101/2013 - 29). Nepodobnost označení však podobností
výrobků kompenzovat nelze (např. zmiňovaný rozsudek Nejvyššího správního soudu
č. j. 7 As 101/2013 - 29).
[22] Žalovaný i městský soud zastávají názor, že srovnávaná označení si podobná nejsou.
Ve svých úvahách vyšli z toho, že v obou označeních užitý slovní prvek „babiččiny“ postrádá
ve vztahu k výrobkům a službám jakoukoli distinktivnost, neboť je popisný a ve spotřebiteli
pouze vyvolává dojem tradiční výroby (jako od babičky); o prvek dominantní se nejedná. Výrazy
„nudle“ či „dobroty“ jsou taktéž popisné a zcela nedistinktivní. Rozhodující úlohu proto přisoudili
obrazovému prvku, tedy znázornění babičky, a hledisku vizuálnímu. Dospěli přitom k závěru,
že v obou označeních sice je užit obrazový prvek babičky, ten je však nefantazijní, v mnoha
detailech odlišný, a tak obě ochranné známky celkově nepůsobí podobným dojmem. Hledisko
fonetické nepovažovali vzhledem ke snížené distinktivnosti vyslovovaných slovních prvků
za rozhodující. Sémantický obsah obou ochranných známek je rozdílný, neboť se jedná
o znázornění žen různého věku (moderní žena časně důchodového věku oproti letité nemoderní
stařence) v jiných pozicích těla a znázorněných s jiným náčiním (u kuchyňského nádobí,
při válení nudlí).
[23] Druhý senát má v prvé řadě za to, že význam slova „babiččiny“ nelze vnímat
tak zjednodušeně, jako to učinili městský soud a žalovaný. Ve známkovém právu lze rozlišovat
několik kategorií označení - může jít o známky fantazijní či smyšlené (nemají smysl,
je jim přiznávána vysoká rozlišovací schopnost), obvyklá slova užívaná v běžném jazyce,
jejichž význam nikterak nesouvisí s výrobkem či službou, které jsou jimi označovány
(např. CAMEL pro cigarety; ty se mohou také vyznačovat vysokou rozlišovací schopností),
či známky sugestivní (nejsou čistě fantazijní, vyvolávají asociaci mezi výrobky a jejich vlastnostmi,
původem, povahou apod., aniž by však byly skutečně popisné), jež také mohou být schopny
zápisu (srov. HORÁČEK, R. a kol. Práva na označení a jejich vymáhání: koment ář,
Praha: C. H. Beck, 2015, s. 18). Za takový sugestivní výraz, který má rozlišovací schopnost,
byla v unijní judikatuře označena kupříkladu předpona „citi“, jež evokuje anglické slovo „city“
a v souvislosti s níž se průměrnému spotřebiteli vybaví pojem město (srov. rozsudek Soudu
prvního stupně ze dne 16. 4. 2008, věc T-181/05, Citigroup, Inc. a Citibank, NA proti Úřadu
pro harmonizaci na vnitřním trhu). Slovo „babiččiny“ je podle názoru druhého senátu třeba považovat
za sugestivní, neboť nevypovídá ničeho o způsobu výroby, jakosti, množství, ceně či druhu
výrobku nebo služby, které jsou jimi označovány, a není tedy popisným, avšak nejedná
se ani o výraz fantazijní (smyšlený). V průměrném spotřebiteli vyvolává dojem něčeho tradičního,
pečlivě a s láskou připravovaného, třebaže jde o výrobu průmyslovou. Vzhledem k tomu,
že se jedná o slovo, které nepopisuje znaky výrobků či služeb ani nevymezuje jejich druh,
není potřeba vylučovat jeho zápisnou schopnost s cílem, aby mohlo být volně používáno jinými
hospodářskými subjekty k popisu znaků jejich zboží nebo služeb (ve smyslu rozsudku Soudního
dvora ze dne 23. 10. 2003, věc C -191/01 P, Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu proti Wm. Wrigley
Jr. Company). O jeho zápisuschopnosti a distinktivnosti ostatně vypovídá i to, že právní
předchůdkyni žalobců byla s prioritou již od 3. 5. 2005 platně zapsána slovní ochranná známka
ve znění „Babiččiny nudle“ pro těstoviny (třída 30). Kromě toho byla kupříkladu společnosti
BONNO GASTRO SERVIS s prioritou od 18. 1. 2006 zapsána slovní ochranná známka
„Babiččina polévka“ pro instantní polévky (třída 29). Z nedávné doby lze upozornit také na to,
že společnosti MEDIABOX byla zapsána slovní ochranná známka „Babiččino víno“ s prioritou
od 20. 5. 2013 pro vína, byl inné čaje apod. (třídy 5 a 33).
[24] Význam výrazu „babiččin“ navíc umocňuje i to, že je umístěn na začátku slovního prvku
namítané ochranné známky složeného ze dvou částí, neboť obecně platí, že průměrný spotřebitel
věnuje větší pozornost začátku označení než jeho konci (např. rozsudek Soudu prvního stupně
ze dne 7. 9. 2006, věc T -133/05, Gérard Meric proti Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu);
má proto důležitou úlohu ve vzhledovém a zvukovém posouzení starší ochranné známky - díky
jeho počátečnímu postavení je spotřebitelem vnímán jako první (obdobně viz již citovaný
rozsudek Soudu prvního stupně ve věci T-312/03). Bude-li spotřebitel mluvit o výrobku
označeném namítanou ochrannou známkou, pravděpodobně na něj odkáže právě pomocí tohoto
výrazu nebo slova, ze kterého byl odvozen („Dones dvoje babiččiny.“ nebo „Kup ty těstoviny
s babičkou.“ apod.). Ze všech shora uvedených důvodů považuje druhý senát nepopisný výraz
„babiččiny“ za dominantní v rámci slovního prvku namítané ochranné známky; zcela shodného
výrazu je přitom užito i u napadeného označení. Dominantní část slovního prvku srovnávaných
ochranných známek je tedy foneticky i sémanticky totožná. Vizuálně se sice slovní prvky odlišují
použitým fontem, oba jsou však psány černým tiskacím písmem, u napadeného označení lehce
stylizovaným, počáteční písmeno je vždy velké a zbývající malá. Nadto je první (distinktivní)
část slovního prvku v obou označeních umístěna těsně pod obrázkem, kdežto druhá (popisná)
část až pod ní. Po vizuální stránce jsou si slovní prvky obou označení dosti podobné.
[25] Naproti tomu výraz „nudle“ je běžným, popisným označením druhu těstovin,
který je nadán velmi nízkou rozlišovací schopností, a slovo „dobroty“ také postrádá rozlišovací
způsobilost, neboť je popisným a obecně používaným synonymem pro chutné potraviny
(laskominy). To, že se slova dobroty a nudle píší a vyslovují zcela jinak, je přitom nepodstatné,
neboť jsou druhovými označeními, a při posuzování podobnosti označení je jejich význam
upozaděn.
[26] Pokud jde o obrazové prvky srovnávaných označení, má druhý senát za to, že ty vykazují
podobnost z hlediska vizuálního, fonetického i sémantického. Obě srovnávané ochranné známky
shodně užily motivu babičky – starší ženy, z jejíž postavy je vyobrazena pouze horní polovina,
která má na očích brýle, na hlavě bílý čepec, je oblečena v černém, u krku má bílou mašli či bílý
límec a při sobě kuchyňské náčiní. Druhý senát má za to, že průměrný spotřeb itel nevěnuje
pozornost odlišnostem v jednotlivých detailech, kterými jsou zejména rozdílný věk zobrazených
žen a jiné kuchyňské náčiní, jež mají při sobě. Ani kulaté ohraničení černou linkou použité
u napadené ochranné známky nelze považovat za dostatečně rozlišující prvek, neboť jde pouze
o prvek druhotný, který dává napadené ochranné známce vzhled nálepky (obdobně viz rozsudek
Soudu prvního stupně ze dne 14. 12. 2006, spojené věci T-81/03, T-82/03 a T-103/03,
Mast Jägermeister AG proti Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu). Obrazové prvky srovnávaných
označení si nejsou podobné pouze co do užitého motivu (tématu), ale také co do způsobu, jakým
byl ztvárněn. Oba obrazové prvky jsou navíc černobílé. Po vizuální stránce proto považuje druhý
senát obě obrazová ztvárnění za značně podobná. Foneticky si bude průměrný spotřebitel
spojovat obrazový prvek obou srovnávaných ochranných známek se slovem „babička“. Rovněž
sémantický obsah je stejný, neboť je v obou zobrazeních ztvárněna starší žena sympatického,
domáckého vzhledu, zosobňující zkušenost, pečlivost, laskavost a u spotřebitele vyvolávající
dojem mimořádné osobní péče.
[27] Druhý senát se tedy domnívá, že namítaná ochranná známka má dva dominantní, alespoň
průměrně distinktivní, zároveň spolu úzce propojené znaky, a těmi jsou zobrazení babičky
a slovo „babiččiny“, přičemž oba tyto znaky jsou přítomny také u napadené ochranné známky.
Obě srovnávaná označení jsou spjata s výrobky běžné spotřeby, které jsou určeny všem
spotřebitelům, jsou nabízeny ve všech typech prodejen potravin, včetně supermarketů,
a jejich nákupu nepředchází dlouhé rozmýšlení (na rozdíl od nákupu drahé elektroniky aj.) .
Proto nelze předpokládat, že by spotřebitel jejich výběru či nákupu věnoval pozornost vysokého
stupně (ve smyslu např. rozsudku Tribunálu ze dne 25. 5. 2014, věc T-474/12, Giorgio Giorgis
proti Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu). Průměrně pozorný spotřebitel si v souvislosti
s namítanou ochrannou známkou uchová v mysli černobílý obraz babičky s čepcem,
který je propojen se slovem „babiččiny“ umístěným bezprostředně pod obrázkem. Celkový vjem,
který spotřebiteli z napadené ochranné známky vznikne a setrvá v jeho paměti, je přitom takřka
stejný. Na tom nemůže ničeho změnit ani to, že babička ztvárněn á v napadené ochranné známce
působí, slovy žalovaného, modernějším dojmem, navozuje představu svěžesti a upravenosti
i ve vyšším věku. Průměrný spotřebitel se totiž může například domnívat, že napadená ochranná
známka je pouze modernější („faceliftovanou“) verzí namítané ochranné známky. Může
mít za to, že vlastník namítané ochranné známky babičku oblékl do méně usedlého oděvu
a trochu ji v souladu se současnými společenskými trendy „omladil“, a myslet si, že výrobky
nebo služby označované napadenou ochrannou známkou jsou vyráběny nebo nabízeny
stěžovateli nebo podnikem s nimi hospodářsky propojeným.
[28] Fonetická a sémantická totožnost dominantních prvků srovnávaných označení vyrovnává
některé jejich vzhledové odlišnosti tak, že tyto nejsou způsobilé eliminovat nebezpečí záměny
(srov. již zmiňovaný rozsudek Soudu prvního stupně ve věci T -169/02). Předkládaný případ
je typickou situací, kdy je nutno uplatnit kompenzační princip. Výrobky a služby, pro něž jsou
srovnávaná označení zapsána, jsou shodné nebo vysoce podobné, a tudíž jsou rozdíly mezi
podobnými srovnávanými označeními oslabeny (viz odst. [21] tohoto rozsudku a zde uvedená
judikatura). Odmítl-li městský soud aplikovat tento princip s tím, že m ezi oběma označeními není
dána shodnost ani podobnost, považuje druhý senát jeho postup za chybný. Navíc
si sám městský soud protiřečí, když uvádí, že si označení podobná nejsou (str. 16 napadeného
rozsudku), a zároveň spatřuje podobnost v užití obrazového prvku babičky (str. 15).
[29] K tvrzení městského soudu, že vzhledem k množství výrobků z oblasti potravinářského
průmyslu na trhu označených slovem „babiččin“, „babiččino“ nebo „babiččina“ nelze vycházet
z jednoduché úvahy o shodnosti užitého motivu babičky, neboť lze v kombinaci s tímto slovním
prvkem předpokládat spojení s obrazovým ztvárněním babičky, druhý senát podotýká,
že z databáze ochranných známek, volně dostupné z www.upv.cz, zjistil, že právní předchůdkyně
stěžovatelů byla vůbec první, kdo slovní prvek „babiččin…“ (resp. „babička“) propojil s obrazovým
motivem babičky. Jiná označení užívající slovní prvek „babiččin…“ jsou doplněna například
vyobrazením hrnce (ochranná známka č. 486501/325327) nebo zdobeným písmem (ochranné
známky č. 427928/278799 nebo č. 450843/295188). Právní předchůdkyně stěžovatelů s tímto,
byť prostým, nápadem přišla jako první a ten byl následně využit také jinými přihlašovateli
ochranných známek – kromě napadené ochranné známky lze poukázat například
na kombinované ochranné známky „Babička Růženka“ nebo „Dobšické vaječné válcované těstoviny
NUDLE OD BABIČKY“, jejich ztvárnění je však na první pohled odlišné zejména pro svou
barevnost, což ve svém rozhodnutí reflektoval třetí senát (srov. rozsudek Nejvyššího správního
soudu ze dne 25. 3. 2015, č. j. 3 As 117/2014 – 22), na nějž se první senát částečně odvolával
ve svém rozsudku, vůči němuž se chce druhý senát vymezit. V nyní předkládané věci není
úkolem druhého senátu vyjadřovat se k zaměnitelnosti zmíněných ochranných známek se starší
(namítanou) ochrannou známkou, je však třeba poznamenat, že propojování výrobků či služeb
se slovním prvkem „babiččin…“ a obrazovým ztvárněním babičky se nerozumí „samo sebou“,
jak se patrně domnívá městský soud. V případě motivu babičky, který je v některých ochranných
známkách využíván, jde o jakousi abstraktní babičku, se kterou si spotřebitelé spojují mimo jiné
pečlivost a tradici, avšak nejedná se o konkrétní babičku, která by se na přípravě výrobků
skutečně podílela. Právě ve využití sugestibilního potenciálu užitého spojení prvků spatřuje druhý
senát originalitu a svébytnost namítané ochranné známky. Ilustrativní příměr městského soudu,
který poukazoval na to, že u destilátu slivovice lze očekávat obrazový motiv švestky a u destilátu
jablkovice motiv jablka, je zcela nepřiléhavý, neboť takové ovoce s výrobou destilátů přímo
souvisí, je surovinou pro jeho výrobu (naproti tomu babička – stará žena, matka matky
či otce - u výroby nijak neasistuje). Ačkoli v obecné rovině je správný argument městského
soudu, že nikdo nemá nárok na přívlastek charakterizující výrobek a nemůže ostatním bránit
v jeho ztvárňování, nelze tuto premisu aplikovat na předkládanou věc, když slovo „babiččiny“
není přímou charakteristikou konkrétních vlastností zboží či služeb.
[30] Jen pro úplnost druhý senát poznamenává, že městský soud pochybil i v tom,
že při posuzování pravděpodobnosti záměny vyšel z toho, že namítaná ochranná známka
je sice zapsána pro širokou škálu výrobků, avšak fakticky (aktuálně) je užívána pouze
pro těstoviny, což podle něj vede k tomu, že si průměrný spotřebitel nespojuje namítanou
ochrannou známku s jinými potravinami. Naproti tomu Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne
23. 8. 2012, č. j. 7 As 89/2012 – 48, objasnil, že podobnost výrobků a služeb, jakožto jeden
z předpokladů existence možnosti záměny, má být v souladu s §7 odst. 1 písm. a) zákona
o ochranných známkách posuzována abstraktně, tj. čistě podle kategorií výrobků a služeb,
pro které byl zápis učiněn nebo pro které je zápis požadován. Zapsaná ochranná známka je totiž
chráněna pro celé kategorie výrobků a služeb, nikoliv pouze pro konkrétní výrobky a služby,
které vlastník ochranné známky v konkrétním čase produkuje či poskytuje.
Pokud by byl rozhodující aktuální stav produkce vlastníka starší ochranné známky
a přihlašovatele nového označení, vznikalo by nebezpečí záměny v budoucnu.
III. Právní názor prvního senátu
[31] První senát Nejvyššího správního soudu se v nedávné době zabýval téměř totožnou věcí,
jakou je nyní předkládaná, o níž rozhodl rozsudkem ze dne 2. 9. 2015, č. j. 1 As 86/2015 – 29.
Jádrem věci souzené prvním senátem bylo hodnocení nebezpečí
záměny kombinované ochranné známky uvedené podoby ve znění
„Babiččiny“, jejíž přihlášku podala rovněž společnost EUROICE s. r. o.,
s kombinovanou ochrannou známkou „Babiččiny nudle“, tj. shodnou
namítanou ochrannou známkou jako v předkládané věci.
[32] Jak je vidno, ochranná známka „Babiččiny dobroty“ se od ochranné známky „Babiččiny“ liší
pouze přidáním výrazu „dobroty“ a mírným náklonem textu. Font písma je v obou napadených
ochranných známkách stejný, zcela shodné je zobrazení obou babiček
v kruhu a rovněž slovo „Babiččiny“ je užito v obou označeních.
Obě ochranné známky byly zapsány pro naprosto totožné výrobky
a služby, zařazené do tříd 29, 30 a 35. Jejich současným vlastníkem
je osoba zúčastněná na řízení, společnost Bidvest Opava s. r. o.
[33] První senát vyjádřil názor, že „[v]ýraz babiččin nevyjadřuje žádnou konkrétní vlastnost, pouze
evokuje dojem tradiční poctivé práce, s láskou připravovaného jídla (výraz jako od babičky se v běžné mluvě
používá pro vyjádření jídla dobrého, jakoby domácího); nudle jsou běžné označení druhu těstoviny, používané
zejména jako zavářka do polévky. Slovním prvkem tedy známky nevyjadřují žádnou speciální charakteristiku
výrobku, a lze přisvědčit stěžovatelům, že jde spíše o prvek fantazijní (abstraktní). Rozlišovací schopností není
nadán ani prvek zvukový, i ten je v projednávané věci, stejně jako prvek slovní, abstraktní. “
[34] Dále konstatoval, že „[j]e však třeba přisvědčit žalovanému i městskému soudu v tom,
že obě ochranné známky se liší v prvku grafickém, přičemž právě grafický prvek lze v daném případě označit
za prvek dominantní. Motiv babičky je sice shodný, ale výrazný rozdí l je jak v celkovém pojetí grafického prvku
(babička vyobrazená od pasu nahoru válející nudle oproti bustě babičky s hrncem, ničím neohraničená babička
oproti obrázku babičky graficky oddělené černým kroužkem, odlišný styl a velikost písma, jímž jsou nápis y
napsány), tak v detailech (velmi stará žena v dobových šatech oproti ženě mladší a moderně působící a další).
Lze přisvědčit stěžovateli, že se průměrný spotřebitel nebude zabývat detaily vyobrazení, rozhodují cí je celkový
dojem, který se u obou známek zásadně odlišuje právě celkovou koncepcí. Tato odlišná koncepce je natolik
významná, že odůvodňuje závěr o dostatečné rozlišovací způsobilosti jak známky zapsané, tak i přihlašované.“
IV. Důvody postoupení věci rozšířenému senátu
[35] Ve věci souzené prvním senátem byl shodný nejen skutkový stav (posuzované ochranné
známky byly téměř totožné jako ty, jež má hodnotit druhý senát) ale také stav právní (napadené
rozsudky ani kasační stížnosti stěžovatelů se po obsahové stránce nijak neliší). První senát
vycházel ze stejných východisek a aplikoval stejná pravidla jako senát předkláda jící, dospěl
však k závěru, že napadená ochranná známka „Babiččiny“ není závadně podobná ochranné
známce „Babiččiny nudle“, a tudíž neexistuje nebezpečí jejich z áměny.
[36] První senát dal za pravdu stěžovatelům, když nepovažoval slovo „babiččiny“ za popisné.
Druhý senát s tímto dílčím závěrem souhlasí (třebaže se domnívá, že je nelze klasifikovat
jako čistě abstraktní, ale má je spíše za sugestivní), je ovšem přesvědčen o tom, že se takový
posun v náhledu na tento prvek musí nutně projevit na výsledku posuzování zaměnitelnosti
srovnávaných označení, neboť právě prvkům, jež nejsou popisné, je judikaturou přisuzována jistá
míra distinktivnosti. Nahlížel-li první senát na jeden ze dvou výrazů užitých ve slovním prvku
jiným způsobem než městský soud a žalovaný, bylo namístě připojit i úvahu, jak se tato změna
projeví v hodnocení podobnosti slovních prvků srovnávaných označení, jakož i celkového
dojmu, kterým tato označení působí na průměrného spotřebitele.
[37] Při hodnocení celkového dojmu se však první senát zaměřil pouze na obrazové ztvárnění
babičky, které jako jediné považoval bez bližšího vysvětlení za dominantní. Nezohlednil,
že i nepopisný prvek „babiččin“ má určitou rozlišovací způsobilost, a zabýval se pouze vizuálním
aspektem. Sémantickou a fonetickou podobnost upozadil a nereflektoval ani těsné propojení
obrazového a slovního prvku z těchto hledisek. Se závěrem prvního senátu, že celkové pojetí
obrazových prvků ve srovnávaných známkách je natolik odlišné, že umožňuje spotřebiteli
obě známky od sebe spolehlivě odlišit, se druhý senát neztotožňuje.
V. Závěr
[38] Druhý senát dospěl z důvodů podrobně popsaných v části II. tohoto usnesení k závěru,
že mezi namítanou ochrannou známkou „Babiččiny nudle“ a napadenou ochrannou známkou
„Babiččiny dobroty“ existuje pravděpodobnost záměny ze strany průměrného spotřebitele.
Jelikož první senát dospěl v rozsudku ze dne 2. 9. 2015, č. j. 1 As 86/2015 – 29, při hodnocení
obdobných ochranných známek k názoru opačnému, nemůže druhý senát o předkládané
věci rozhodnout, aniž by tím došlo k judikatornímu střetu. Proto věc podle §17 odst. 1 s. ř. s.
předkládá rozšířenému senátu.
Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.
Rozšířený senát bude ve věci rozhodovat ve složení: JUDr. Josef Baxa,
JUDr. Zdeněk Kühn, JUDr. Karel Šimka, JUDr. Lenka Matyášová,
Mgr. Aleš Roztočil, JUDr. Barbara Pořízková a Mgr. Jana Brothánková.
Účastníci a osoba zúčastněná na řízení mohou namítnout podjatost těchto
soudců (§8 odst. 1 s. ř. s.) do jednoho týdne od doručení tohoto usnesení.
V téže lhůtě mohou podat svá vyjádření k právní otázce předkládané
rozšířenému senátu.
V Brně dne 2. prosince 2015
JUDr. Karel Šimka
předseda senátu