ECLI:CZ:NSS:2016:2.AS.96.2015:59
sp. zn. 2 As 96/2015 - 59
ROZSUDEK
Nejvyšší správní soud rozhodl v rozšířeném senátu složeném z předsedy Josefa Baxy
a soudců Jany Brothánkové, Zdeňka Kühna, Lenky Matyášové, Barbary Pořízkové, Aleše
Roztočila a Karla Šimky v právní věci žalobců: a) Mgr. M. P., b) Ing. T. A., oba zast.
JUDr. Romanem Kudrličkou, advokátem, se sídlem Husova 5, České Budějovice, proti
žalovanému: Úřad průmyslového vlastnictví, se sídlem Antonína Čermáka 2a, Praha 6,
za účasti osoby zúčastněné na řízení: Bidvest Opava s. r. o., se sídlem V Růžovém
údolí 553, Kralupy nad Vltavou, zast. Mgr. Ivou Zothovou, advokátkou, se sídlem
Lindleyova 2686/1, Praha 6, proti rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 7. 10. 2010,
č. j. O-466630/68560/2009/ÚPV, v řízení o kasační stížnosti žalobců proti rozsudku Městského
soudu v Praze ze dne 25. 2. 2015, č. j. 9 A 260/2010 – 135,
takto:
I. Kasační stížnost se zamítá .
II. Žalobci n e m a j í právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.
III. Žalovanému se náhrada nákladů řízení o kasační stížnosti nepřiznává .
IV. Osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační
stížnosti.
Odůvodnění:
I. Vymezení věci
[1] Společnost EUROICE s. r. o., právní předchůdkyně osoby zúčastněné na řízení
(„přihlašovatel“), podala dne 17. 3. 2009 u žalovaného přihlášku kombinované ochranné známky
ve znění „Babiččiny dobroty“, pro výrobky a služby zařazené do tříd 29, 30 a 35 mezinárodního
třídění, v následující (černobílé) podobě:
[2] Společnost Babiččiny nudle s. r. o., právní předchůdkyně žalobců („namítající“), dne
26. 6. 2009 podala proti této zveřejněné přihlášce námitky z důvodů uvedených
v §7 odst. 1 písm. a) a j) [resp. g)] zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně
zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochranných známkách“).
Tvrdila, že přihlašované označení je podobné její starší kombinované ochranné známce
č. 450169, zapsané 18. 6. 2008 s právem přednosti k 20. 7. 2007 pro výrobky a služby ve třídách
29, 30 a 31 mezinárodního třídění, a je schopné vyvolat záměnu u veřejnosti a rovněž je podobné
nezapsanému označení, obchodní firmě Babiččiny nudle s. r. o., které po právu užívá
v obchodním styku již od roku 2001. Namítaná kombinovaná ochranná známka ve znění
„Babiččiny nudle“ byla zapsána v černobílém provedení a má tuto podobu:
[3] Žalovaný rozhodnutím ze dne 10. 11. 2009, č. j. O-466630/36449/2009/ÚPV, námitky
zamítl; podaný rozklad předseda žalovaného zamítl roz hodnutím ze dne 7. 10. 2010,
č. j. O-466630/68560/2009/ÚPV (dále jen „napadené rozhodnut í“), a rozhodnutí I. stupně
potvrdil.
[4] Žalobu podanou namítajícím proti napadenému rozhodnutí Městský soud v Praze (dále
jen „městský soud“) rozsudkem ze dne 28. 3. 2014, č. j. 9 A 260/2010 - 87, zamítl. Tvrzenou
nesprávnou aplikaci §7 odst. 1 písm. a) a g) zákona o ochranných známkách neshledal
důvodnou.
[5] Ke kasační stížnosti žalobce a) Nejvyšší správ ní soud rozsudkem ze dne 24. 9. 2014,
č. j. 2 As 102/2014 – 22, rozsudek městského soudu č. j. 9 A 260/2010 – 87 zrušil a věc mu vrátil
k dalšímu řízení. V návaznosti na usnesení rozšířeného senátu ze dne 22. 4. 2014,
č. j. 8 As 37/2011 – 154, č. 3073/2014 Sb. NSS, konstatoval, že při posuzování podobnosti
přihlašovaných ochranných známek nepřipadá v úvahu aplikace volného správního uvážení,
neboť jde o výklad neurčitého právního pojmu a jeho aplikaci na konkrétní skutkový stav, který
soud plně přezkoumává v souladu s §75 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“).
II. Rozsudek městského soudu
[6] Městský soud, vázán názorem Nejvyššího správního soudu v této věci, podrobil
napadené rozhodnutí plnému meritornímu přezkumu z pohledu námitkových důvodů dle
§7 odst. 1 písm. a) a g) zákona o ochranných známkách a v rozsahu žalobních bodů, přihlédl
také k zásadním judikátům k tématu.
[7] K tvrzenému pochybení žalovaného při posouzení rozlišovací způsobilosti slovního
prvku „babiččiny“ a porušení zásady předvídatelnosti rozhodování uvedl, že možnou zaměnitelnost
obou posuzovaných ochranných známek je třeba hodnotit z pohledu průměrného spotřebitele,
přičemž za určující je nutné považovat to, co vytváří celkový dojem. Slovní prvek „babiččiny“
pokládal shodně se žalovaným za popisný, nikoliv fantazijní, ve spojení s určitou potravinou
vyvolávající u průměrného spotřebitele dojem tradiční, pečlivé domácí výroby, tedy představu
potraviny určité kvality. Slovo „babiččiny“ samo o sobě není nadáno zvláštní rozlišovací
způsobilostí, je zcela běžným slovem. Odmítl rovněž argumentaci odvíjející se od jiných slovních
ochranných známek s prvkem „babiččin“. Distinktivitu, zvláštnost či fantazijní výraz označení
nelze dovozovat z toho, že potravina není vyráběna po domácku, ale průmyslově, nýbrž z toho,
zda jde o označení běžné, o druhový název či zda je natolik proslulé, že již nejde o jeho vnímání
jako běžného výrazu. Namítající navíc pouze neguje názor žalovaného, že označení „babiččiny”
je označením popisným.
[8] Ohledně posouzení zaměnitelnosti označení nepřisvědčil žalobcům, že je slovní prvek
„babiččiny“ prvkem dominantním. Z hlediska vjemu spotřebitele budou hrát rozhodující úlohu
obrazové prvky, mají-li slovní prvky „babiččiny”, ale i „dobroty” s nimi spojené nízkou rozlišovací
způsobilost pro jejich popisnost a běžnost, resp. nemá-li slovní prvek „babiččiny“ sám o sobě
dostatečnou rozlišovací způsobilost. Argumentaci žalobců rozsudkem městského soudu
sp. zn. 8 Ca 259/2009 odmítl. Sice jím bylo zrušeno rozhodnutí žalovaného ve věci zamítnutí
přihlášky slovní ochranné známky „Babiččiny nudle“, ale byl potvrzen závěr předsedy žalovaného,
že přihlášená slovní ochranná známka „Babiččiny nudle“ nemá schopnost pro svou druhovost
individualizovat zboží od určitého výrobce. Důvodem zrušení rozhodnutí bylo nedostatečné
vypořádání námitky rozdílné praxe při posouzení zápisné způsobilosti označení s obdobným
prvkem „babiččiny“.
[9] Shodně s žalovaným městský soud uzavřel, že spotřebitel se bude orientovat
podle spojení slovních prvků s ostatními prvky – těmi jsou prvky obrazové, které spotřebiteli
nepochybně utkví v paměti. Odlišnosti obrazových prvků spatřoval nejen ve ztvárnění obou
postav (babiček) a pohybů v jejich detailech, ale zejména v jejich umístění a výrazu, jakož
i ve tvaru grafického ztvárnění obou označení.
[10] Při posouzení označení jako celku došlo správně k odlišení distinktivity jednotlivých
prvků označení na straně jedné a vstupu označení jako grafických, objektivně vnímatelných celků
do paměti běžného spotřebitele na straně druhé. Žalovanému přisvědčil v jeho skutkové analýze
- porovnávání – od popisu vyobrazení babiček v dílčích detailech až po působení jejich
obrazového zachycení včetně umístění v označení a srovnatelnosti celku. Úvahu, že obě označení
obsahují stejný motiv (vyobrazení babiček), odmítl vzhledem k množství výrobků v oblasti
potravinového průmyslu na trhu označených slovem „babiččin“, „babiččina“, „babiččino”,
u nichž lze předpokládat i použití obrazového ztvárnění babičky v různých možných
provedeních. K tomu odkázal na kombinované ochranné známky se shodným motivem švestek
(Moravská slivovice) či jablek (Moravská jablkovice), přitom jako celek působí odlišně
a rozeznatelně. Na motiv výrobku či na přívlastek jej charakterizující nikdo nemá jedinečný nárok
a mohou jej využívat i další výrobci v rozličných vyobrazeních.
[11] Z hlediska vjemu průměrně obezřetného spotřebitele je podle městského soudu důležité,
pro jaké výrobky jsou srovnávaná označení zapsána, podobnost označení je zkoumána ve vztahu
k výrobkům v kolizních třídách 29 a 30. Ochrannou známkou žalobců jsou chráněny i výrobky
(např. cukrovinky, bonbóny a další výrobky), „které neodpovídají obsahovému významu ochranné známky
„Babiččiny nudle“ s vyobrazením babičky, která válí těsto na nudle. Je -li tato ochranná známka, jak uvedla
zástupkyně žalobkyně při jednání před soudem, fakticky užívána pro těstoviny, pak lze předpokládat,
že průměrný spotřebitel si rozdílu mezi oběma značeními ve vztahu k výrobkům na trhu všímá a namítanou
ochrannou známku - takto specifickou - si nespojuje s jinými, zcela odlišnými potravinami. Tím je schopen
si osvětlit a odlišit užívaná označení a uvědomit si jiný původ výrobků pod ochrannou známkou „Babiččiny nudle“
a pod označením „Babiččiny dobroty“, zvláště, bude -li významově pod označení „Babiččiny dobroty“ příslušet
široká škála výrobků tříd 29 a 30, než jen těstoviny“. Počet zapsaných (ale i případně jen užívaných)
označení obsahujících prvek „babičky“, a to i v jiných třídách, pro jiné výrobky (např. 3 a 5 –
„Babiččiny bylinky“) má význam pro reálný předpoklad, že průměrný spotřebitel se bude
v obchodní nabídce orientovat, bude se o původ výrobku a výrobce zajímat a tím je bude
i rozlišovat. O rozlišení výrobků žalobkyně od výrobků osoby zúčastněné na řízení ze strany
spotřebitelské veřejnosti svědčí také to, že po zápisu kombinované ochranné známky „Babiččiny
nudle“ v r. 2007 došlo v r. 2011 k zápisu slovní ochranné známky „Babiččiny nudle“ pouze
na základě určité míry vžitosti.
[12] Městský soud akcentoval hledisko vizuální a sémantické, včetně celkového dojmu
vyvolávaného u spotřebitele, a dodal, že z pouhého použití stejného motivu závadnou podobnost
dovodit nelze. Vyjádřil se také k otázce podobnosti přihlašovaného označení s firmou právní
předchůdkyně žalobců (rozuměj Babiččiny nudle s. r. o.). Městský soud neshledal závadnou
podobnost porovnávaných označení, a proto žalobu zamítl.
III. Kasační stížnost
[13] V kasační stížnosti žalobci (dále jen „stěžovatelé“) setrvali na tom, že slovní prvek
„babiččiny“ není ve vztahu k potravinám označením popisným ani druhovým, neboť jsou jím
označeny průmyslově vyráběné potraviny; o popisné označení by se jednalo pouze v případě, kdy
by potraviny byly vyrobeny (připraveny) přímo babičkou. Namítají, že v současnosti disponují
celou známkovou řadou založenou na slovním prvku „babiččin…“; jedná se o reklamní tah
(obchodní nápad), který se ukázal být mimořádně úspěšným. Označení „babiččiny“ tak má
dostatečnou rozlišovací způsobilost (distinktivitu). Výraz „nudle“ je naopak při porovnávání
daných označení zcela marginální, protože je popisný ve vztahu k přihlašovaným výrobkům
a službám.
[14] Skutečnost, že v minulosti byly zapsány slovní ochranné známky jako „Babiččiny nudle“,
„Babiččiny knedlíky“ či „Babiččiny špecle“ v České republice i Evropské unii, podle stěžovatelů
potvrzuje, že označení „babiččiny“ má dostatečnou rozlišovací způsobilost. Fakt, že je slovo
„babiččiny“ slovem běžným, na jeho distinktivnosti nic nemění. Existuje mnoho ochranných
známek, které jsou tvořeny běžným slovem a rozlišovací způsobilostí disponují – např. „Apple“
či „Camel“. Názor městského soudu, že z hlediska vjemu spotřebitele budou hrát rozhodující roli
obrazové prvky, je v přímém rozporu s unijní judikaturou, neboť u kombinovaných označení
je rozhodující slovní prvek, ten je nejsnáze komunikovatelný i z hlediska fonetického
a významového (rozsudek Soudu prvního stupně T- 312/03 ve věci SELENIUM ACE).
[15] Podle stěžovatelů zkoumání podobnosti musí být založeno na porovnání známkových
motivů obou označení, tím se rozumí rozhodující složky porovnávaných označení, které jsou při
celkovém srovnání výrazem charakteristickým pro srovnávaná označení. Sourodé známkové
motivy mohou způsobit zaměnitelnost ochranných známek. Spotřebitel vnímá ochrannou
známku jako celek a nezabývá se jejími jednotlivými detaily. Jelikož obrazový prvek ztvárňuje
babičku a prvek „nudle“ je popisný, těžko lze určit v namítaném označení jiný dominantní prvek
než „babiččiny“. Hned po něm, jako druhý dominantní, následuje prvek obrazový. Pokud je v dané
věci dominantním prvek „babiččiny“ a podobné zobrazení babičky, nebezpečí záměny evidentně
existuje. Nelze očekávat, že průměrný spotřebitel bude vnímat detaily, kterými se grafický prvek
liší, naopak vyobrazení bude vnímat jako „babičku“ a již se jím nebude dále zabývat, nebude
vzpomínat, zda se babička v napadeném označení lišila od babičky v označení namítaném.
[16] Městský soud rovněž nevzal v úvahu podobnost zobrazení babiček. Obě jsou vyobrazeny
se shodnými atributy – bílý čepec, brýle – a jsou doprovázeny shodným slovním prvkem, což
je pro vnímání spotřebitele bezpochyby určující. Zaměnitelnost měl posoudit i z hlediska
fonetického a sémantického (jsou vysoce podobné či shodné) a také jako celků. Pro objektivní
zhodnocení pravděpodobnosti záměny bylo potřeba zohlednit i prvky shodné, nikoliv pouze
zdůrazňovat odlišnosti. Vlastník napadeného označení měl nepřeberně možností, jak své výrobky
označit zcela odlišně a vyhnout se tak možnosti záměny s označením stěžovatelů, které
má na trhu výrazný úspěch. Příměr použitý městským soudem - že v případě slivovice
či jablkovice jsou taktéž výrobci užívány motivy švestek či jablek je nepřiléhavý, neboť švestky
či jablka jsou suroviny využívané k výrobě těchto alkoholických nápojů, zatímco babička
se na přípravě výrobků nijak nepodílí.
[17] Městský soud nepřípustně hodnotil zaměnitelnost ochranných známek s ohledem
na to, jak jsou užívány na trhu, nikoli tak, jak je posuzovaná známka zapsána, totiž, že je platně
zapsána pro široké spektrum výrobků, nejen pro těstoviny. Považoval rovněž za podstatné, kolik
existuje zapsaných ochranných známek obsahujících stejný prvek pro výrobky v jiných třídách,
zaměnitelnost však lze hodnotit pouze ve třídách 29 a 30, kde existují zapsané ochranné známky
obsahující prvek „babiččiny“ pouze pro stěžovatele (nudle, těstoviny, knedlíky, buchty, špecle,
fleky) a jedna ochranná známka pro společnost RACIO („Z babiččiny kuchyně“) – samozřejmě
kromě napadených ochranných známek „Babiččiny“ a „Babiččiny dobroty“.
[18] Městský soud navíc argumentoval tak, jako by hodnotil skutečnou záměnu, nikoli její
pouhou pravděpodobnost, což však odporuje §7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných
známkách.
[19] Nepřezkoumatelnost napadeného rozsudku spatřují stěžovatelé v tom, že městský soud
konstatoval, že existuje množství výrobků obsahujících označení „babička“ nebo „babiččiny“,
aniž by uvedl konkrétní příklady takových výrobků. Taktéž se nevypořádal s argumenty, které
poukazovaly na slovní ochrannou známku „Babiččiny nudle“, jež byla zapsána s prioritou od roku
2005 v roce 2011, ať již na základě přirozené či získané distinktivity, čímž bylo jasně deklarováno,
že označení má potřebnou míru rozlišovací způsobilosti.
[20] Žalovaný ani osoba zúčastněná na řízení se ke kasační stížnosti nevyjádřili.
IV. Důvody předložení věci rozšířenému senátu
[21] Důvod pro postoupení věci rozšířenému senátu shledal druhý senát ve skutečnosti,
že první senát se zabýval téměř totožnou věcí, o níž rozhodl rozsudkem ze dne 2. 9. 2015,
č. j. 1 As 86/2015 – 29. Jádrem věci souzené prvním senátem bylo hodnocení nebezpečí záměny
kombinované ochranné známky ve znění „Babiččiny“, jejíž přihlášku podala rovněž společnost
EUROICE s. r. o., s kombinovanou ochrannou známkou „Babiččiny nudle“, tj. shodnou namítanou
ochrannou známkou jako v předkládané věci. Přihlášené označení mělo tuto podobu:
[22] Ochranná známka „Babiččiny dobroty“ se od ochranné známky „Babiččiny“ liší pouze
přidáním výrazu „dobroty“ a mírným náklonem textu. Font písma je v obou napadených
ochranných známkách stejný, zcela shodné je zobrazení obou babiček v kruhu a rovněž slovo
„Babiččiny“ je užito v obou označeních. Obě ochranné známky byly zapsány pro naprosto totožné
výrobky a služby, zařazené do tříd 29, 30 a 35. Jejich současným vlastníkem je osoba zúčastněná
na řízení, společnost Bidvest Opava s. r. o.
[23] První senát vyjádřil názor, že „[v]ýraz babiččin nevyjadřuje žádnou konkrétní vlastnost, pouze
evokuje dojem tradiční poctivé práce, s láskou připravovaného jídla (výraz jako od babičky se v běžné mluvě
používá pro vyjádření jídla dobrého, jakoby domácího); nudle jsou běžné označení druhu těstoviny, používané
zejména jako zavářka do polévky. Slovním prvkem tedy známky nevyjadřují žádnou speciální charakteristiku
výrobku, a lze přisvědčit stěžovatelům, že jde spíše o prvek fantazijní (abstraktní). Rozlišovací schopností není
nadán ani prvek zvukový, i ten je v projednávané věci, stejně jako prvek slovní, abstraktní. “
[24] Dále konstatoval, že „[j]e však třeba přisvědčit žalovanému i městskému soudu v tom,
že obě ochranné známky se liší v prvku grafickém, přičemž právě grafický prvek lze v daném případě označit
za prvek dominantní. Motiv babičky je sice shodný, ale výrazný rozdíl je jak v celkovém pojetí grafického prvku
(babička vyobrazená od pasu nahoru válející nudle oproti bustě babičky s hrncem, ničím neohraničená babička
oproti obrázku babičky graficky oddělené černým kroužkem, odlišný styl a velikost písma, jímž jsou nápisy
napsány), tak v detailech (velmi stará žena v dobových šatech oproti ženě mladší a moderně působící a další).
Lze přisvědčit stěžovateli, že se průměrný spotřebitel nebude zabývat detaily vyobrazení, rozhodující je celkový
dojem, který se u obou známek zásadně odlišuje právě celkovou koncepcí. Tato odlišná koncepce je natolik
významná, že odůvodňuje závěr o dostatečné rozlišovací způsobilosti jak známky zapsané, tak i přihlašované.“
[25] Ve věci souzené prvním senátem byl shodný nejen skutkový stav (posuzované ochrann é
známky byly téměř totožné jako ty, jež má hodnotit druhý senát), ale také stav právní (napadené
rozsudky ani kasační stížnosti stěžovatelů se po obsahové stránce nijak neliší). První senát
vycházel ze stejných východisek a aplikoval stejná pravidla jako senát předkládající, dospěl
však k závěru, že napadená ochranná známka „Babiččiny“ není závadně podobná ochranné
známce „Babiččiny nudle“, a tudíž neexistuje nebezpečí jejich záměny.
[26] Oba senáty výraz „babiččiny“ nepovažují za popisné; první senát jej považuje za fantazijní,
druhý senát spíše za sugestivní. Takový posun v náhledu na tento prvek se podle druhého senátu
musí nutně projevit na výsledku posuzování zaměnitelnosti srovnávaných označení, neboť právě
prvkům, jež nejsou popisné, je judikaturou přisuzována jistá míra distinktivnosti.
[27] Se závěrem prvního senátu, že celkové pojetí obrazových prvků ve srovnávaných
známkách je natolik odlišné, že umožňuje spotřebiteli obě známky od sebe spolehlivě odlišit,
se proto druhý senát neztotožňuje. Naopak dospěl k závěru, že mezi namítanou ochrannou
známkou „Babiččiny nudle“ a napadenou ochrannou známkou „Babiččiny dobroty“ existuje
pravděpodobnost záměny ze strany průměrného spotřebitele. Druhý senát proto postoupil věc
podle §17 odst. 1 s. ř. s. rozšířenému senátu.
V. Pravomoc rozšířeného senátu
[28] Rozšířený senát se nejprve zabýval otázkou, zda je dána jeho pra vomoc ve věci
rozhodnout. Dle §17 odst. 1 s. ř. s., dospěje-li senát Nejvyššího správního soudu při svém rozhodování
k právnímu názoru, který je odlišný od právního názoru již vyjádřeného v rozhodnutí Nejvyššího správního
soudu, postoupí věc k rozhodnutí rozšířenému senátu.
[29] V předložené věci je zřejmé, že oba senáty se shodují toliko potud, že slovní prvek
„babiččiny“ obsažený v kolidujících kombinovaných ochranných známkách, není (ve vztahu
k výrobkům, pro které je označení přihlášeno, resp. ochranná známka zapsána) popisný. Dílčí
rozpor představuje hodnocení tohoto prvku jako fantazijního (prvním senátem) či sugestivního
(druhým senátem).
[30] Odlišný závěr od prvního senátu předkládající senát zastává ohledně důsledků, které
vyhodnocení výrazu „babiččiny“ jako nikoli popisného má na posouzení pravděpodobnosti
záměny mezi namítanou ochrannou známkou „Babiččiny nudle“ a napadenou ochrannou známkou
„Babiččiny dobroty“.
[31] Jednotlivé senáty došly k různým závěrům při posouzení pravděpodobnosti záměny
napadených kombinovaných označení (ochranných známek) „Babiččiny“ a „Babiččiny dobroty“
se shodnou namítanou ochrannou známkou „Babiččiny nudle“, ačkoli obsahují shodný slovní prvek
„babiččiny“ ve spojení s obrazovým prvkem (motivem) ztvárňujícím babičku, byť obrazové
provedení v napadeném označení „Babiččiny dobroty“ je, až na mírný náklon textu, téměř identické
s označením „Babiččiny“. Rozšířený senát proto uzavřel, že se jedná o rozpor v právních názorech
ve smyslu §17 odst. 1 s. ř. s., a je dána jeho pravomoc ve věci rozhodovat.
[32] Spornou otázkou, na níž závisí vzhledem k povaze věci důvodnost kasační stížnosti,
je, zda a jaký vliv na posouzení zaměnitelnosti kombinovaných ochranných známek má, je-li
shodný slovní prvek v označení užitý prvkem popisným ve vztahu k výrobkům, pro něž
je označení přihlášeno či zapsáno, nebo naopak prvkem fantazijním, a jaký vliv má užití prvku
sugestivního. Rozšířený senát proto rozhodl meritorně.
VI. Posouzení věci
[33] Rozšířený senát (ve shodě s druhým senátem) předně shledal přípustnost kasační stížnosti
i s ohledem na §104 odst. 3 písm. a) s. ř. s., neboť předcházející kasační stížnost podal pouze
stěžovatel a), stěžovatel b) uplatňuje své kasační námitky poprvé. První rozsudek městského
soudu byl zrušen Nejvyšším správním soudem pro vadu řízení, proto nemůže v řízení
o opakované kasační stížnosti dojít ke konkurenci se závěry vyslovenými v předcházejícím
rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Kasační námitky stěžovatelů se v nyní podané kasační
stížnosti dotýkají pouze §7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách.
[34] Je však nutno na úvod i připomenout, že předmětem řízení před žalovaným nebylo
zkoumání rozlišovací způsobilosti označení jako takové, ale zaměnitelnosti kolidujících označení.
a) Rozlišovací způsobilost ochranné známky, označení popisná a druhová na rozdíl
od fantazijních.
[35] Právní úprava známkoprávní ochrany jednoznačně vymezuje rozlišovací způsobilost
ochranné známky, distinktivitu (na rozdíl od „zaměnitelnosti“) jako schopnost identifikovat
výrobní či obchodní zdroj výrobku či služby.
[36] Ochrannou známkou je podle §1 zákona o ochranných známkách za podmínek
stanovených tímto zákonem jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova,
včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto
označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby.
[37] Prvním nezbytným znakem ochranné známky je požadavek, aby označení bylo schopné
grafického znázornění ve smyslu způsobilosti být znázorněno (vizuálně vnímáno), byť může být
chráněna např. i vůně. Druhým požadavkem je, aby označení plnilo základní funkci ochranné
známky, kterou je způsobilost rozlišit výrobky a služby různých výrobců, resp. poskytovatelů
služeb. Musí být pro spotřebitele zárukou původu označovaného zboží nebo služby.
[38] Obecně proto platí, že zápisnou způsobilost má toliko takové označení, které
má rozlišovací způsobilost (distinktivitu), a to buď přirozenou (je samo dostatečně originální, aby
identifikovalo osobu - výrobce či poskytovatele služby), nebo získanou (užíváním se stalo pro
určitou osobu, jako výrobce konkrétních výrobků, příznačným).
[39] Zákon o ochranných známkách stanoví v §4 absolutní zápisnou nezpůsobilost mj. pro
označení:
a) které nemůže tvořit ochrannou známku ve smyslu §1,
b) které nemá rozlišovací způsobilost,
c) které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, které slouží v obchodě k určení druhu, jakosti, množství, účelu,
hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo k označení jiných j ejich
vlastností,
d) které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých
obchodních zvyklostech,
[40] Výluka pod písm. a) odkazuje na obecnou, absolutní, abstraktní nezpůsobilost rozlišit
výrobky různého původu, výluka pod písm. b) míří na zápisnou nezpůsobilost z důvodu absence
rozlišovací způsobilosti ve vztahu k výrobkům a službám v dotčené třídě výrobků či služeb.
[41] Označení popisná a druhová ve smyslu §4 písm. c) a d) zákona o ochranných známkách,
jsou vyloučena ze zápisu a jsou pro všechny výrobce či poskytovatele služeb volná [rozsudek
ESD ze dne 4. 5. 1999, ve spojených věcech C - 108/97 a C - 109/97, Windsurfing Chiemsee
Produktions, bod 25; rozsudek ze dne 8. 4. 2003, Linde AG a další, C - 53/01 až 55/01, bod 73
odůvodnění a bod 2 výroku; rozsudek ze dne 23. 10 2003, OHIM v. Wrigley jr. Company,
C - 191/01 P, bod 31(dále též rozsudek „Doublemint“)].
[42] Mezi výrazy popisné či druhové se řadí i slova svým významem laudatorní – pochvalná,
která poukazují na určitou vlastnost či stupeň kvality výrobků, popř. ve spojení s nimi jsou běžně
užívány. Např. „Dobrá chata“ (ÚPV, zn. O - 429921), „WONDERFUL SHOE“(ÚPV,
zn. O - 447360), „Fair product“ (ÚPV, zn. O - 482078), „Svatební víno“ (ÚPV, zn. O - 442183).
[43] I označení spadající pod výluky dle §4 písm. b), c) a d) zákona o ochranných známkách
může získat rozlišovací způsobilost užíváním, stát se příznačným pro určitého výrobce
konkrétního výrobku či poskytovatele konkrétní služby, a tím splnit základní funkci ochranné
známky a překonat tak zápisnou nezpůsobilost. K zápisu takového označení do rejstříku
ochranných známek však může dojít až na základě prokázání vžitosti tohoto označení
u spotřebitelů (§5), tedy, že spotřebitelé dle tohoto označení identifikují zdroj, z něhož výrobky
pochází (srov. rozsudek NSS ze dne 22. 7. 2011, č. j. 7 As 35/2011 - 246, „věc GOLF“).
[44] K zápisu označení obsahujícího toliko údaj, který popisuje druh, vlastnost, kvalitu
výrobku či údaj běžně užívaný, může dojít i v případě, kdy ve vztahu k danému konkrétnímu
druhu výrobků nebo služeb, není toto označení výrazem popisným, ale fantazijním. Podle
rozsudku ze dne 12. 3. 2015, č. j. 10 As 100/2014 – 120: „Význam slovního výrazu, resp. jeho konotace
se vždy rodí v určitém kontextu a nejsou tedy dány a priori coby jakási pevně daná vlastnost konkrétního slova
či slovního spojení. Bez kontextuálního zasazení tudíž ani nelze učinit závěr o popisnosti určitého slovního prvku
a jeho menší distinktivitě ve vztahu k daným výrobkům a službám.“
[45] Je proto nesporné, že užívá-li přihlašované označení výraz fantazijní ve vztahu
k výrobkům nebo službám, pro něž má být zapsáno jako ochranná známka, nedopadá na něj
absolutní výluka ze zápisu do rejstříku ochranných známek dle §4 písm. c) a d) zákona
o ochranných známkách, protože zpravidla mu tento fantazijní prvek poskytuje jak dostatečnou
rozlišovací způsobilost ve vztahu k výrobkům ve smyslu §4 písm. b), tak schopnost identifikovat
jeho výrobce, a plnit tím základní funkci ochranné známky dle §1 zákona o ochranných
známkách (např. právě CAMEL pro cigarety).
[46] Užití prvku (údaje) fantazijního v přihlašovaném označení má proto zásadní vliv nejen
na posouzení zápisné způsobilosti označení, ale i na posouzení zaměnitelnosti kolidujících
označení, která shodný fantazijní prvek ve vztahu k výrobkům užijí. Popisný a druhový prvek
takový zásadní vliv nemá.
[47] Odpověď, zda je slovní prvek „babiččiny“ v přihlášeném kombinovaném označení
a v namítané ochranné známce údajem popisným či druhovým, který nedisponuje ani
dostatečnou rozlišovací způsobilostí (závěr zastávaný žalovaným a městským soudem) , nebo
naopak zda je výrazem fantazijním (tvrzený stěžovateli) ve vztahu k výrobkům (jak byl spor
v daném případě vystavěn, neboť nebyla zpochybněna shodnost či podobnost výrobků), je proto
pro posouzení zaměnitelnosti kolidujících označení klíčovou.
[48] Stěžovatelé v případě řešeném prvním i druhým senátem namítli, že slovní prvek
„babiččiny“ je ve vztahu k výrobkům prvkem fantazijním, který má rozlišovací způsobilost, nikoli
popisným (resp. druhovým), který sám o sobě není distinktivní, jak uvedl žalovaný i městský
soud.
[49] Rozšířený senát sdílí závěr žalovaného i městského soudu, že sám o sobě slovní prvek
„babiččiny“ je výrazem popisným, resp. pochvalným, a to právě ve vztahu k výrobkům, pro které
je označení zapsáno či přihlášeno ve tř. 29 a 30. Jednoznačně (i když může jít o marketingový tah)
má za cíl vyjádřit kvalitu výrobku, totiž vlastnost, jakou měl (a má) „tradičně, pečlivě a s láskou“
připravovaný „poctivý“, „domácí“ produkt našich babiček. Ve vztahu k výrobkům, jakými jsou
konkrétní druhy potravin, či polotovary jídel, dnes vyráběných průmyslově na rozdíl od jejich
dřívější výroby či přípravy jen v jednotlivých domácnostech, užití výrazu „babiččiny“ („babiččin“
apod.) vyjadřuje, že výrobek co do jakosti má vlastnosti stejné jako produkt našich babiček. Je -li
proto užit v označení přihlášeném pro výrobky, jejichž kvalita či jiná jejich vlastnost je i v běžném
jazyce srovnávána s vlastnostmi, které měl stejný produkt od babičky, nelze přiznat takovému
výrazu samotnému dostatečnou „přirozenou“ rozlišovací způsobilost ve vztahu k výrobkům
tohoto druhu, neboť „jeden z jeho možných významů udává vlastnost výrobků a služeb, o které se jedná“
(rozsudek „Doublemint“). Naopak stejnou konotaci by uvedený výraz neměl ve vztahu
k výrobkům, které nebyly babičkou vyráběny a kde by „sugestibilní potenciál“ tohoto výrazu
nemohl působit pochvalně (např. „Babiččiny boty“), současně i proto, že není ani obvykle
v běžném jazyce spojován s touto oblastí výroby.
[50] Bez významu proto není, že jde současně o slovní spojení „Babiččiny nudle“, protože
„…popisnost musí být určována nejen ve vztahu ke každému slovu branému odděleně, ale ve vztahu k celku,
který formují. Jakýkoli vnímatelný rozdíl mezi kombinací slov předložených k registraci a výrazy užívanými
v běžné mluvě příslušné skupiny spotřebitelů k pojmenování zboží nebo služeb či jejich hlavních vlastností vede
k udělení odlišujícího charakteru slovní kombinaci, což umožňuje její registraci jako ochrannou známku“
(rozsudek ESD ze dne 20. 9. 2001, C-383/99 P, Procter and Gamble v. OHIM, označení: „BABY-
DRY“).
[51] Sugestibilní potenciál přídavného jména „babiččin“, „babiččino“, nebo „babiččiny“ či další
varianty pro označení výrobků byl jak před podáním přihlášky kombinované ochranné známky
„Babiččiny nudle“ (tj. před 20. 7. 2007), tak i před podáním přihlášky slovní ochranné známky téhož
znění (dne 3. 5. 2005, zn. O-425 949, zapsané na základě vžitosti pro ČR v r . 2011), využit
i jinými výrobci pro zápis označení jejich výrobků (např. „Babiččina zahrádka“, slovní, vlastník
OXALIS spol s.r.o., právo přednosti 28. 12. 2000, tř. 29,30, bylinné čaje apod .; „Babiččina
zeleninová směs“, slovní, vlastník: ANO… s. r. o., právo přednosti 27. 8. 2002, tř. 29, ovoce,
zelenina apod.; „Babiččin sad“, slovní, původní přihlašovatel WALLMARK, a.s., datum přednosti
29. 11. 2001, tř. 32, nealko, sirupy, džusy; „Babiččin sad Jablečný mošt, kombinovaná, vlastník:
WALLMARK, a. s., právo přednosti 5. 12. 2001). Podrobně se předseda žalovaného k námitkám
právní předchůdkyně stěžovatelů vůči své rozhodovací praxi při posuzování tohoto prvku
v přihlašovaných označeních vyjádřil již v řízení o zamítnutí přihlášky slovní ochranné známky
„BABIČČINY FLEKY“ v rozhodnutí již ze dne 4. 8. 2010, zn. O-445519 (k tomu srov.
rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 10. 1. 2014, č. j. 9 A 202/2010 - 67), a to včetně
užívání obdobných prvků („DADDY“, „OMA“, „OPA“) v mezinárodních ochranných
známkách či ochranných známkách Společenství.
[52] Vydání rozhodnutí předsedy žalovaného v této věci dne 7. 10. 2010 tak nejen
že předcházelo užití tohoto výrazu jinými výrobci v jejich přihlášených označeních, ale pro svou
popisnost v některých případech tento slovní prvek neměl ani sám o sobě dostatečnou
způsobilost rozlišit od sebe výrobky různých výrobců, šlo -li o shodné nebo podobné výrobky,
na rozdíl od případů, kdy ve vztahu k jiným výrobkům popisným nebyl, popř. označení
disponovalo ještě jiným prvkem s dostatečnou distinktivitou. Byl-li proto užit v kombinovaném
označení přihlašovatele i namítajícího, bylo by v rozporu se zjištěným stavem zápisu označení
užívajících shodný slovní prvek (dle rešerše, kterou žalovaný v první fázi provádí) zamítnout
právě podanou přihlášku pro shodu v tomto prvku s namítanou ochrannou známkou, není-li
tento prvek sám o sobě distinktivní (určující pro identifikaci výrobce) a pro svou popisnost byl
volně k dispozici všem výrobcům shodných nebo podobných výrobků a jimi užíván.
[53] Konečně z podaných námitek v tomto řízení před žalovaným vyplývá, že i právní
předchůdkyně stěžovatelů hodnotila slovo „babiččiny” tak, že spojení adjektiva „babiččiny“ s názvem
potraviny tvoří pouhé laudatorní označení, které je popisné, neboť je označením „pro poživatinu
vyrobenou podle babiččina receptu, mohou evokovat i výrobu samotnou babičkou. Babičky obecně jsou vnímány
jako výborné kuchařky, díky své dlouholeté praxi v péči o domácnost a kuchyni. Označení „babiččiny“ tedy
evokuje poživatinu mimořádně chutnou, kvalitní a nešizenou, je možné, že ve spotřebiteli bude vyvolávat
vzpomínku na dětství a babiččinu kuchyni….“. Až v žalobě se slovnímu prvku „babiččiny“ přikládá
význam fantazijní, který dává spojení „Babiččiny nudle“ dostatek distinktivity, aby mohlo být
zapsáno.
[54] Argumentaci stěžovatelů a předkládajícího senátu (bod [23] usnesení o postoupení věci),
že výraz „babiččiny“ je svým významem v daném označení fantazijním, resp. sugestivním, nikoli
čistě popisným, a má rozlišovací způsobilost, nelze přisvědč it. Neaplikovatelný na daný případ
je odkaz na případ CAMEL pro cigarety. Označení CAMEL nijak nesouvisí s výrobky, pro něž
je zapsáno, a je proto jednoznačně fantazijní, nikoli popisné.
[55] Ani odkaz na případ „citi“ (rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 16. 4. 2008, věc
T-181/05, Citigroup, Inc. a Citibank, NA proti Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu) není přiléhavý.
V označené věci se rozsudek Soudu prvního stupně ztotožnil s námitkou, že předponu „citi“
nelze považovat za popisný prvek, ale za dominan tní a rozlišující prvek v namítané ochranné
známce s dobrým jménem CITIBANK proto, že sice slovo „citi“ samo o sobě nemá jiný význam
než neobvyklý způsob psaní anglického slova „city“, evokuje pojem město, ale v daném případě
z hlediska spotřebitele jde o prvek odlišující bankovní činnost CITIBANK od bankovní činnosti
kterékoliv jiné banky. Vztah ke konkrétní bankovní instituci uvedeného názvu a její známce
s dobrým jménem je zřejmý (žádná banka neposkytuje své služby jen ve městech) a tento prvek
proto má rozlišovací způsobilost, protože identifikuje konkrétního poskytovatele služeb.
[56] Předkládající senát považuje závěry rozsudku Soudního dvora ze dne 23. 10. 2003, věc
C-191/01 P, tj. rozsudku „Doublemint“, za neaplikovatelné v dané věci. Rozšířený senát tento
názor nesdílí. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu ve svém rozhodnutí dospěl k závěru,
že slovo „doublemint“ má pro potencionální spotřebitele dva významy (dvojnásobné množství máty
nebo ochucený dvěma druhy máty), odmítl je proto jako popisné. Soud prvního stupně shledal, že slovo
není výlučně popisné, protože má několik významů, resp. „má mnohoznačný a sugestivní význam, který
je otevřen rozličným interpretacím“, a napadené rozhodnutí proto zrušil. Evropský soudní dvůr, kromě
toho, že stanovil, co je cílem absolutní výluky ze zápisu pro označení popisná,
v odst. 32 rozsudku dovodil, že označení či určení, ze kterých se známk a skládá a k nimž
se [čl. 7 odst. 1 písm. c) Nařízení] vztahuje, nemusejí být v době podání přihlášky užívána způsobem,
jenž popisuje výrobky nebo služby, které jsou předmětem přihlášky pro zápis, nebo vlastnosti
těchto výrobků či služeb. Postačuje, že takov á označení a určení by mohla být užita pro daný
účel. Registrace daného označení musí být proto podle tohoto ustanovení odmítn uta, pokud
alespoň jeden z jeho možných významů udává vlastnosti výrobků či služeb , o které se jedná.
[57] Zápisná způsobilost a distinktivnost samotného prvku „babiččiny“ nevyplývá ani z toho,
že slovní ochranná známka „Babiččiny nudle“ byla zapsána pro těstoviny (třída 30) s prioritou
od 3. 5. 2005, neboť přihláška této známky byla původně zamítnuta právě pro nedistinktivitu
tohoto označení rozhodnutím žalovaného ze dne 14. 7. 2009. Zapsána byla až po zrušení tohoto
rozhodnutí rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 22. 2. 2011, č. j. 8 Ca 259/2009 - 275,
a to na základě rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 1. 7. 2011, zn. sp. O-425949. I v tomto
rozhodnutí předseda žalovaného shledal, že označení nemá rozlišovací způsobilost dle
§4 písm. b) zákona o ochranných známkách, na základě doložených důkazů však dle §5 téhož
zákona učinil závěr, že byla prokázána rozlišovací způsobilost užíváním přihlášeného označení
ve vztahu k nárokovaným výrobkům.
[58] K datu vydání napadeného rozhodnutí žalovaného výraz „babiččiny“ sám o sobě neměl
dostatečnou rozlišovací způsobilost ve vztahu k výrobkům, pro které byla podána přihláška
kombinované ochranné známky a zapsána ochranná známka namítajícího, a nebylo prokázáno,
že by z hlediska průměrného spotřebitele byl výrazem, podle něhož by rozlišil výrobky
namítajícího od shodných nebo podobných výrobků jiných výrobců. K prokázání příznačnosti
označení „Babiččiny nudle“ došlo až následně.
[59] Dílčí závěr předsedy žalovaného v napadeném rozhodnutí i závěr městského soudu,
který ve smyslu §75 s. ř. s. přezkoumával toto rozhodnutí podle skutkového a právního stavu
v době jeho vydání, že slovní prvek „babiččiny“ užitý v kombinovaném označení sám o sobě
postrádá distinktivitu, je výrazem popisným (druhovým), nikoli fantazijním ve vztahu
k výrobkům, pro které byla přihláška kombinovaného označení podána a namítaná kombinovaná
ochranná známka zapsána, proto nebyl v rozporu se zákonem.
b) Relativní zápisná nezpůsobilost, zaměnitelnost dle §7 odst. 1 písm . a) zákona
o ochranných známkách
[60] Vedle absolutní zápisné nezpůsobilosti zákon o ochranných známkách zná i relativní
zápisnou nezpůsobilost (§7). Žalovaný nezapíše do rejstříku ochranných známek přihlášené
označení, pokud se oprávněná osoba podáním námitek ochrany svého staršího práva úspěšně
dovolá.
[61] Podle §7 odst. 1 písm. a) zákona o ochranných známkách se přihlašované označení
nezapíše do rejstříku na základě námitek proti zápisu ochranné známky podaných u žalovaného
vlastníkem starší ochranné známky, pokud z důvodu shodnosti či podobnosti se starší ochrannou známkou
a shodnosti nebo podobnosti výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a ochranná známka vztahují,
existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti; za pravděpodobnost záměny se považuje i pravděpodobnost
asociace se starší ochrannou známkou.
[62] Existence pravděpodobnosti záměny na straně veřejnosti je dána pouze při kumulativním
splnění dvou zákonem stanovených podmínek, a to jednak shodnosti či podobnosti
přihlašovaného označení se starší ochrannou známkou a jednak shodnosti nebo podobnosti
výrobků či služeb, na něž se přihlašované označení a namítaná starší ochranná známka vztahují
(viz rozsudky NSS ze dne 28. 5. 2008, č. j. 9 As 59/2007 - 141 a ze dne 26. 10. 2006,
č. j. 1 As 28/2006 - 97).
[63] Rozšířený senát již v usnesení ze dne 22. 4. 2014, č. j. 8 As 37/2011 - 154 (věc
FERRERO), dovodil, že při posuzování podobnosti (zaměnitelnosti) přihlašovaných označení
jde o výklad neurčitého právního pojmu a jeho aplikaci na konkrétní skutkový stav, který soud
plně přezkoumává v souladu s §75 s. ř. s. Soud je tak vázán skutkovým a právním stavem ke dni
vydání napadeného rozhodnutí žalovaného.
[64] Mezi stranami není spor potud, že zápis kombinované ochranné známky v černobílé
podobě umožňuje užívat označení v jakékoliv barevné kombinaci. Jak přihlášené označení (nyní
již napadená ochranná známka), tak namítaná ochranná známka jsou zapsány v černobílém
provedení. Současně nevyvstal spor ani potud, že jsou zapsány pro výrobky ve tř. 29 a 30, které
v rozhodnutí I. stupně žalovaný vyhodnotil jako výrobky shodné nebo podobné a tento závěr
nebyl v rozkladu napaden.
[65] Žalovaný, městský soud i předkládající senát vycházeli při posouzení podobnosti,
a v návaznosti na to existence pravděpodobnosti záměny, z pravidel vyslovených judikaturou
tohoto soudu a Soudního dvora EU.
[66] Považují za rozhodné, že při posuzování zaměnitelnosti střetnuvších se ochranných
známek je určujícím kritériem to, co vytváří celkový dojem ochranné známky (rozsudek ESD
ze dne 11. 11. 1997, SABEL BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport , C-251/95, bod 22), a shodují
se i v tom, že posouzení vizuální, sluchové a významové podobnosti střetnuvších se známek musí
být založeno na celkovém dojmu, který známky vyvolávají, přičemž je třeba vzít v úvahu ze jména
jejich distinktivní a dominantní prvky (tamtéž, bod 23).
[67] Jejich závěry se rozchází právě v posouzení, zda slovní prvek „babiččiny“ je prvkem
distinktivním a jedním z dominantních vedle prvku obrazového, jak tvrdí stěžovatelé
a předkládající senát, nebo zda jediným prvkem, který disponuje rozlišovací schopností,
je obrazový prvek babičky a zda ten není zaměnitelný a zakládá tak možnost zápisu kolidujících
označení, byť obou z hlediska celkového dojmu s nízkou rozlišovací způsobilostí.
[68] Rozšířený senát se z důvodů uvedených shora shoduje se žalovaným a městským soudem,
že pro posouzení zaměnitelnosti kolidujících kombinovaných označení nebyla rozhodující shoda
v nedistinktivním a popisném slovním prvku „babiččiny“, ale odlišnost obrazových prvků babičky
a celkový dojem označení, jak je může vnímat průměrný spotřebitel. Platí totiž, že „[p]okud se dvě
označení shodují v distinktivním prvku a odlišují se pouze prvky nedistinktivními, je nutno je pokládat
za zaměnitelná. Naopak shoda pouze v nedistinktivním prvku sama o sobě k zaměnitelnosti vést nemůže“
(srov. Čermák, K., Spory v oblasti ochranných známek. Od zaměnitelnosti k pravděpodobnosti
záměny. Právní rádce, 2006, č. 3, s. 10; srov. též rozsudek NSS ze dne 8. 10. 2008,
č. j. 1 As 22/2008 - 100).
[69] Následný zápis slovní ochranné známky“ „Babiččiny nudle“ v roce 2011 na základě
prokázání vžitosti nemohl mít na posouzení dané věci vliv. Spočívá-li nebezpečí existence
záměny nejen v možnosti záměny jednoho konkrétního výrobku (služby) za jiný, ale
i v zaměnitelnosti výrobců (poskytovatelů) výrobků (služeb) stejného druhu (viz rozsudek N SS
ze dne 23. 7. 2008, č. j. 4 As 90/2006 - 123), pak nebylo-li označení pro spotřebitele vžité jako
označení konkrétního výrobce a nespojoval-li si je s ním jako výrobcem daných výrobků, nemohl
si výrobky z tohoto důvodu závadně spojovat s jiným výrobcem. Právě obezřetnost průměrného
spotřebitele a jeho preference výrobků stěžovatelů (ve škále ostatních nabízených jinými výrobci)
vedla k tomu, že se podařilo prokázat příznačnost slovního označení „Babiččiny nudle“ pro
namítající a došlo k zápisu tohoto označení jako slovní ochranné známky.
[70] Existence nebezpečí záměny proto nemohla být v dané věci dovozována ze shody
(fonetické a významové), byť prvního, ale nedistinktivního slovního prvku „babiččiny“, ale
ze zjištění, zda označení má jiný dominantní a dostatečně distinktivní odlišující prvek, či nikoli,
a zda takový prvek vyvolává shodný nebo velmi podobný celkový vjem (viz rozsudek NSS ze dne
24. 10. 2008, č. j. 4 As 31/2008 - 153).
[71] Stěžovatelé (resp. předkládající senát) dovozují zaměnitelnost označení z postavení prvku
„babiččiny“ na začátku slovního prvku v kolidujících kombinovaných označeních s odkazem
na rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 7. 9. 2006, věc T-133/05, Gérard Meric proti Úřadu pro
harmonizaci na vnitřním trhu). V označeném případě však šlo o srovnání podobnosti prvních dvou
slovních prvků přihlášené slovní ochranné známky PAM-PIM‘S BABY-PROP s prvky slovní
ochranné známky PAM-PAM (č. 855 391), z nichž ani jeden nemá jasný a vymezený sémantický
obsah. Rozhodně nejde o popisné či druhové označení ve vztahu k totožným výrobkům v oné
věci; vzhledové a fonetické podobnosti mezi označeními tak nemoh ly neutralizovat ani pojmové
rozdíly. Obdobně je tomu u slovní ochranné známky SELENIUM-ACE a obrazové ochranné
známky obsahující prvek „Selenium Spezial A-C-E“(rozsudek Soudu prvního stupně ze dne
14. 7. 2005, věc T-312/03, dále též rozsudek „SELENIUM“).
[72] Stěžovatelé i předkládající senát správně připomínají obecný princip vyplývající
z rozsudku „SELENIUM“, podle něhož pokud je ochranná známka složena ze slovních
a obrazových prvků, slovní prvky jsou v zásadě považovány za prvky s vyšší rozlišovací
způsobilostí než obrazové prvky, protože průměrný spotřebitel snadněji odkáže na dotčený
výrobek uvedením názvu ochranné známky než popisem jejího obrazového prvku. To platí pro
případy, kdy slovní prvek rozlišovací způsobilost má.
[73] Výjimku z této zásady nadto představují označení pro potraviny tříd 29 a 30. Tyto jsou
nakupovány obvykle v supermarketech nebo obdobných zařízeních, a spotřebitel je tedy vybírá
přímo v regálech a nežádá o ně ústně. Spotřebitel si často ani nepřečte všechny údaje uvedené
na jednotlivých výrobcích, ale řídí se více celkovým vzhledovým dojmem vyvolaným jejich
etiketami či obaly. Za těchto okolností k posouzení existence případného nebezpečí záměny nebo
spojitosti mezi dotčenými označeními je výsledek analýzy vzhledové podobnosti významně jší než
výsledek analýzy fonetické a pojmové podobnosti. Kromě toho v rámci tohoto posouzení hrají
ve vnímání dotčeného spotřebitele obrazové prvky ochranné známky významnější roli než její
slovní prvky [rozsudky Soudu prvního stupně ze dne 12. 9. 2007, Koipe v. OHIM-Aceites del Sur (La
Espanola), T-363/04, bod 109; ze dne 2. 12. 2008, Ebro Pileva v. OHIM-Berenguel (BRILLO’S),
T-275/07, bod 24; ze dne 11. 12. 2014, The Coca -Cola Company v. OHIM, T-480/12, bod 50].
[74] Slovní prvek „babiččiny“ (ani spojení slovních prvků „Babiččiny nudle“, resp. „Babiččiny
dobroty“) v kolidujících označeních k závěru o existenci nebezpečí záměny nebo spojitosti mezi
kolidujícími označeními z hlediska vnímání jejich fonetické či významové podobnosti
spotřebitelem vést nemohl, rozhodující proto je celkový dojem a podobnost obrazových prvků.
[75] Stěžovatelé (a s nimi se ztotožnil i předkládající senát) spatřují nesprávnost posouzení
podobnosti obrazového prvku babičky, a to jak z hlediska vizuálního, fonetického i sémantického
v tom, že byl užit motiv babičky (starší ženy, vyobrazena je pouze horní polovina, má na očích
brýle, na hlavě bílý čepec, je oblečena v černém, na krku má bílou mašli a bílý límec, při sobě
kuchyňské náčiní), ztvárněný z vizuálního hlediska podobně. Rozdíly v detailech průměrný
spotřebitel při nákupu v obchodech, jemuž nepředchází dlouhé rozmýšlení, nevnímá .
Na celkovém dojmu nemůže nic změnit modernější vzhled babičky ztvárněné v napadené
ochranné známce. Ten může být vnímán jako modernější verze namítané ochranné známky.
[76] V obou označeních je užit stejný motiv - babička. Užití tohoto obrazového prvku v obou
označeních zakládá nízkou distinktivitu. Nesporně k tomu přispívá i užití některých obdobných
detailů ztvárnění postavy (brýlí, čepce, obleč ení). I přesto však z vizuálního hlediska právě
obrazové prvky, poskytující oběma označením zápisnou způsobilost, vyvolávají rozdílný celkový
dojem. Vyplývá to z jejich porovnání při umístění vedle sebe, jak je může vnímat průměrný
spotřebitel při nákupu v obchodech (viz bod [73]), při němž je rozhodné, jak podle žalovaného
i městského soudu, vizuální hledisko, celkový vzhledový dojem který označení vyvolávají.
[77] Skutečnost, že v obou označeních byla babička ztvárněna pomocí podobných
či shodných výrazových prostředků (brýlí, čepce, oblečení), či s rozdílným náčiním, slovní prvky
užívají jiné písmo, je užito ohraničení kružnicí či nikoli, není z hlediska posouzení celkového
dojmu určujícím; tyto rozdíly či podobnost v těchto detailech skutečně spotřebitel nebude
vnímat. Nesporně však postihne rozdíl v celkovém vyobrazení babiček, vyvolávající odlišný vjem.
Na jedné straně je zde babička, laskavá stařenka z časů Boženy Němcové, poctivě válící nudle
(namítaná ochranná známka), oproti ní v přihlášeném označení (napadené ochranné známce),
je babička, žena plná života, která koupí dobroty v kvalitě „jako od babičky“ a uvaří je v hrnci,
protože rodinu sice nešidí, ale svůj čas raději využije jinak.
[78] Vjem, který výrazný rozdíl v celkové koncepci zobrazení babičky vyvolává (a vliv
na to nemůže mít černobílé provedení, jak jsou zapsány), je odlišný. Závěr, že kolidující označení
si nejsou podobná v míře, která by nasvědčovala existenci nebezpečí záměny mezi nimi,
je právný.
[79] Proto také nelze v dané věci aplikovat kompenzační princip (rozsudek Canon, bod 17)
spočívající v tom, že menší podobnost mezi výrobky a službami lze kompenzovat větší
podobností mezi ochrannými známkami a naopak. Z tzv. kompenzační zásady pak naopak nelze
dovozovat, že větší podobností výrobků či služeb lze kompenzovat zjištěnou
nepodobnost porovnávaných ochranných známek (viz rozsudek NSS ze dne 28. 5. 2008,
č. j. 9 As 59/2007 - 141).
c) Zaměnitelnost ve vztahu k výrobkům a službám
[80] Námitka, že městský soud nepřípustně hodnot il zaměnitelnost ochranných známek
s ohledem na to, jak jsou užívány na trhu, ač jsou zapsány pro širokou škálu výrobků, není
důvodná. Existence nebezpečí záměny mezi přihlášeným označením a namítanou ochrannou
známkou ve vztahu k výrobkům nebyla zjištěna; shoda nebo podobnost výrobků nebyla v daném
řízení zpochybněna. Z odůvodnění napadeného rozsudku je zřejmé, že byla zaměnitelnost
označení zkoumána ve vztahu k výrobkům ve tř. 29 a 30, v nichž je ochrannou známkou
stěžovatelů chráněna řada výrobků.
[81] Samotné zařazení výrobků a služeb do jednotlivých tříd dle Niceské dohody
o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957
(č. 118/1979 Sb.) není rozhodující. Jde o třídění pouze administrativní, proto není určující, zda
jsou či nejsou výrobky a služby zařazeny do stejné nebo odlišné třídy mezinárodního třídění
výrobků a služeb, podobnost může být shledána i mezi službami a výrobky. Tento názor
je v souladu s ustálenou judikaturou Nejvyššího správního soudu (např. rozsudky ze dne
11. 2. 2016, č. j. 4 As 113/2015 – 34, ze dne 12. 11. 2014, č. j. 6 As 54/2013 - 128) i unijních
soudů, na které první z uvedených rozsudků odkazuje. Zastává jej i komentářová literatura (srov.
Horáček, R. a kol.: Zákon o ochranných známkách/Zákon o ochraně označení původu
a zeměpisných označení/Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, 2. vydání, Praha:
C. H. Beck 2008, s. 97).
[82] Je na vůli přihlašovatele pro jaké konkrétní výrobky a služby nárokuje přiznat
přihlašovanému označení ochranu zápisem do rejstříku, v přihlášce je povinen uvést jejich výčet
a zatřídit je (vzestupně) podle mezinárodního třídění. Význam má proto srovnání výrobků
a služeb, pro které byla ochrana v podané přihlášce nárokována a namítanou ochrannou
známkou přiznána. Skutečné užívání (faktická aktuální produkce pro trh) není pro posouzení
zaměnitelnosti výrobků a služeb podstatná (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne
23. 8. 2012, č. j. 7 As 89/2012 - 48).
[83] Napadená dílčí argumentace městského soudu o aktuálním užívání ochranné známky
stěžovatelů pro těstoviny nepopírá princip, že zaměnitelnost je nutno posuzovat ve vztahu
ke všem výrobkům, pro které je ochrana přihláškou nárokována a ochranná známka stěžovatelů
zapsána. Toliko akcentuje, že spotřebitel se v označeních výrobků užívajících slovní
prvek „babiččiny“, s nimiž se setkává, orientuje a preferuje konkrétní výrobky natolik,
že je i nedistinktivnímu označení přiznána ochrana na základě vžitosti. Proto také odkazuje
na zápis slovní ochranné známky „Babiččiny nudle“ v roce 2011 pro těstoviny (tř. 30) , jehož
se právní předchůdkyně stěžovatelů v řízení před městským soudem dovolávala (sdělení ze dne
10. 12. 2012, čl. 64-66 spisu) a požadovala jej zohlednit. Jde tak toliko o úvahu podporující závěr
o neexistenci nebezpečí záměny kolidujících označení a reakci na sdělení strany sporu .
VII. Závěr a rozhodnutí o nákladech řízení
[84] Rozšířený senát uzavřel, že užití prvku (údaje) fantazijního v přihlašovaném označení má
zásadní vliv nejen na posouzení zápisné způsobilosti označení, ale i na posouzení zaměnitelnosti
kolidujících označení, která shodný fantazijní prvek ve vztahu k výrobkům užijí. Popisný
a druhový prvek takový zásadní vliv nemá. Shodují-li se dvě označení v distinktivním prvku
a odlišují se pouze prvky nedistinktivními, je nutno je pokládat za zaměnitelná. Naopak shoda
pouze v nedistinktivním prvku sama o sobě k zaměnitelnosti vést nemůže.
[85] V dané věci se jednalo o jedinou komplexní otázku, na níž záviselo posouzení důvodnosti
kasační stížnosti, rozšířený senát proto rozhodl rozsudkem v souladu s §71 odst. 2 písm. a)
Jednacího řádu Nejvyššího správního soudu. Kasační stížnost není důvodná, proto ji zamítl podle
§110 odst. 1 věty druhé s. ř. s.
[86] Zároveň soud rozhodl o nákladech řízení o kasační stížnosti, a to podle §60 odst. 1
ve spojení s §120 s. ř. s. Stěžovatelé ve věci neměli úspěch, nemají proto právo na náhradu
nákladů řízení. Žalovanému v řízení o kasační stížnosti žádné náklady nad ráme c běžné úřední
činnosti nevznikly, proto mu soud náhradu nákladů řízení nepřiznal (srov. usnesení rozšířeného
senátu ze dne 31. 3. 2015, č. j. 7 Afs 11/2014 - 47, č. 3228/2015 Sb. NSS). Osoba zúčastněná
na řízení má dle §60 odst. 5 s. ř. s. právo na náhradu jen těch nákladů, které jí vznikly
v souvislosti s plněním povinnosti, kterou jí uložil soud. V tomto řízení však osobě zúčastněné
na řízení soudem uloženy žádné povinnosti nebyly, a proto soud rozhodl, že nemá právo
na náhradu nákladů řízení.
Poučení: Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.
V Brně dne 11. října 2016
Josef Baxa
předseda rozšířeného senátu