ECLI:CZ:NSS:2019:KONF.20.2018:7
sp. zn. Konf 20/2018-7
USNESENÍ
Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních
sporů, složený z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Marie Žiškové,
JUDr. Romana Fialy, JUDr. Pavla Simona, Mgr. Víta Bičáka a Mgr. Ing. Radovana Havelce,
rozhodl o návrhu Městského soudu v Praze a Vrchního soudu v Praze na rozhodnutí
kompetenčního sporu mezi nimi a Úřadem průmyslového vlastnictví se sídlem Antonína
Čermáka 1057/2a, Praha 6, a dalších účastníků sporu vedeného u Městského soudu v Praze
pod sp. zn. 2 Cm 39/2017, ve věci vzájemného návrhu žalovaného na určení neplatnosti
ochranné známky č. zápisu 324844 a 324845: žalobce Němec s. r. o., IČ: 25637762, se sídlem
v Štíhlách 2031/12, Praha, zastoupeného Ing. Vilémem Daňkem, patentovým zástupcem,
se sídlem Vinohradská 45, Praha, a žalovaný Robert Lazna, IČ 15282899, místem podnikání
Pilovská 1511, Praha, zastoupeného advokátem JUDr. Michalem Růžičkou, se sídlem
Vinohradská 37, Praha,
takto:
P ř í s l u š n ý vydat rozhodnutí ve věci vedené u Městského soudu v Praze
pod sp. zn. 2 Cm 39/2017, ve věci vzájemného návrhu žalovaného na určení neplatnosti
ochranné známky č. zápisu 324844 a 324845, je s p r á v n í o r g á n .
Odůvodnění:
[1] Návrhem doručeným dne 29. 6. 2018 zvláštnímu senátu zřízenému podle zákona
č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů (dále „zákon o některých
kompetenčních sporech“), se Městský soud domáhal, aby zvláštní senát rozhodl spor o pravomoc
podle §1 odst. 1 písm. a) zákona o některých kompetenčních sporech. Spor vznikl mezi
ním a Vrchním soudem v Praze na straně jedné a Úřadem průmyslového vlastnictví na straně
druhé ve věci vzájemného návrhu žalovaného na určení neplatnosti ochranné známky č. zápisu
324844 a 324845, vedené u městského soudu pod sp. zn. 2 Cm 39/2017.
[2] Z předloženého spisu vyplynuly následující skutečnosti:
[3] Žalovaný vzájemným návrhem ze dne 29. 9.2014 požadoval, aby městský soud vydal
následující rozsudek:
I. Majitel ochranných známek č. 324844 BETONEPOX a 324845 BETONEPOX FINE
je povinen strpět užívání označení BETONEPOX, BETON-EPOX, BETONEPOXID,
BETON-EPOXID a jakýchkoliv dalších složenin obsahujících slovní prvky BETON A
EPOX pro směs betonu a epoxidu.
II. Registrace ochranných známek č. 324844 BETONEPOX a 324845 BETONEPOX
FINE společností Němec s.r.o. a jejich užívání společností Němec s.r.o. vůči žalovanému
je nekalým soutěžním jednáním.
III. Ochranné známky č. 324844 BETONEPOX a 324845 BETONEPOX FINE jsou
neplatné.
[4] Městský soud usnesením ze dne 21. 11. 2017, sp. zn. 2 Cm 16/2014, vyloučil vzájemný
návrh žalovaného na určení neplatnosti ochranné známky č. zápisu 324844 a č. zápisu 324845
k samostatnému projednání. Usnesením ze dne 23. 11. 2017, čj. 2 Cm 39/2017–28, městský soud
řízení o určení neplatnosti těchto ochranných známek zastavil pro nedostatek pravomoci. Dalšími
výroky postoupil věc Úřadu průmyslového vlastnictví (dále též „ÚPV“ či „Úřad“) a vrátil
žalovanému zaplacený soudní poplatek. Městský soud v odůvodnění odkázal na §32 zákona
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ze kterého vyplývá pravomoc ÚPV prohlásit
ochrannou známku za neplatnou. Proti rozhodnutí o zastavení řízení podal žalovaný odvolání.
Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 23. 3. 2018, čj. 3 Cmo 7/2018–47, potvrdil usnesení
městského soudu. K námitce žalovaného vysvětlil, že sdílená pravomoc správního úřadu a soudu
existuje pouze v případě, kdy Městský soud v Praze rozhoduje jakožto soud pro ochranné
známky EU dle zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a ochraně
obchodního tajemství a přímo použitelného nařízení. Vrchní soud odkázal na rozhodnutí
zvláštního senátu čj. Konf 14/2005–4, ve kterém byla řešena otázka pravomoci civilních soudů
ve věcech zrušení a neplatnosti (dříve výmazu) ochranných známek. Zvláštní senát dospěl
k závěru, že se jedná o vrchnostenský správní akt správního orgánu. Dále vrchní soud uvedl,
že v dané věci nejde o spor o vlastnictví - tedy určení vlastnického práva ke známce, ale určení,
zda nastaly skutečnosti, které mohou vést ke zrušení zápisu nebo prohlášení známky
za neplatnou.
[5] Městský soud následně postoupil věc Úřadu průmyslového vlastnictví. Úřad spis
dopisem ze dne 21. 5. 2018 vrátil Městskému soudu v Praze. Uvedl, že není oprávněn řízení
o návrhu provést, neboť ze znění návrhu vyplývá, že žalovaný požaduje prohlášení neplatnosti
ochranných známek z důvodu, že její užití je jednáním nekalé soutěže. Domnívá se, že žalovaný
má na mysli aplikaci §31 odst. 2 zákona o ochranných známkách, dle kterého: „V řízení zahájeném
na návrh podaný do 6 měsíců od právní moci soudního rozhodnutí, podle něhož je užití ochranné známky
nedovoleným soutěžním jednáním, Úřad tuto ochrannou známku zruší. Lhůtu k podání návrhu na zrušení nelze
prodloužit a její zmeškání nelze prominout.“ Úřad dále uvedl, že rozhodnutí o neplatnosti má účinky
ex tunc, zatímco zrušení ochranné známky má účinky ex nunc. S ohledem na okolnost,
že ve sporu o nekalé soutěži nebylo rozhodnuto, není naplněna hypotéza dané právní normy.
Úřad může zahájit řízení o zrušení ochranné známky až na návrh podepřený pravomocným
rozsudkem.
[6] Městský soud (navrhovatel) s postupem ÚPV nesouhlasil a podal zvláštnímu senátu
návrh na řešení negativního kompetenčního sporu. Uvedl, že ze vzájemného návrhu žalovaného
vyplývá, že se před soudem domáhá celkem tří nároků. Žalovaný se dovolává neplatnosti
ochranných známek z důvodu zápisné nezpůsobilosti, neboť podání přihlášky ochranné známky
je v rozporu s dobrými mravy soutěže. Argumentace ÚPV k nedostatku pravomoci k projednání
věci se vztahuje k bodu II petitu vzájemného návrhu, který nebyl vyloučen k samostatnému
projednání, zůstal součástí spisu vedeného pod sp. zn. 2 Cm 16/2014 a soud prvního stupně
o něm rozhodl.
[7] Při řešení vzniklého sporu o pravomoc mezi správním orgánem a soudem se zvláštní
senát řídil následující úvahou:
[8] Podle §1 odst. 2 zákona o některých kompetenčních sporech je negativním
kompetenčním sporem ten, ve kterém jeho strany popírají svou pravomoc vydat rozhodnutí
v totožné věci individuálně určených účastníků. V nyní rozhodované věci popřely svou pravomoc
Městský soud v Praze a Vrchní soud v Praze i Úřad průmyslového vlastnictví, jedná
se proto o negativní kompetenční spor, k jehož projednání je příslušný zvláštní senát
podle zákona o některých kompetenčních sporech.
[9] Podstatou sporu v nyní projednávané věci je otázka, kdo má rozhodnout o návrhu
na zrušení či prohlášení neplatnosti ochranných známek.
[10] Z §31 a §32 zákona o ochranných známkách vyplývá, že o návrhu na zrušení
či prohlášení neplatnosti známky rozhoduje Úřad průmyslového vlastnictví. Z usnesení
zvláštního senátu ze dne 6. 1. 2004, čj. Konf 93/2003-5, a ze dne 17. 1. 2006,
čj. Konf 14/2005-4, na které odkázal též Vrchní soud v Praze, pak plyne, že rozhodnutí
o výmazu ochranné známky je vrchnostenským správním aktem, který může vydat pouze správní
orgán.
[11] Úřad se domnívá, že vzhledem ke skutečnosti, že žalovaný návrh odůvodňuje
nekalosoutěžním jednáním, o kterém dosud dle jeho názoru nebylo rozhodnuto, nemá pravomoc
o tomto návrhu rozhodnout.
[12] Důvod, pro který je neplatnost ochranných známek namítána, však pro posouzení
otázky, kdo má v dané věci rozhodnout, není podstatný.
[13] Konstruuje-li §3 1 odst. 2 zákona o ochranných známkách speciální důvod pro zrušení
ochranné známky, a to existenci pravomocného soudního rozhodnutí, podle něhož je užití
ochranné známky nedovoleným soutěžním jednáním, nemění to nic na skutečnosti, že o takovém
návrhu, jakožto i o návrhu z jakéhokoliv jiného důvodu je oprávněn a povinen rozhodnout
pouze Úřad průmyslového vlastnictví. Žádný zákon nesvěřuje pravomoc soudu (ať už v civilním
či správním soudnictví) rozhodnout o návrhu na neplatnost či zrušení národní ochranné známky.
Soudy rozhodující ve správním soudnictví jsou povolány pouze k následnému přezkumu
rozhodnutí správního orgánu (srov. rozhodnutí zvláštního senátu zmiňovaná v odst. 10).
[14] Pro rozhodování vymezených sporů týkajících se ochranných známek Evropské unie
[§2 písm. c) zákona o ochranných známkách] má pak zvláštní pravomoc Městský soud v Praze
dle §6 zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a ochraně
obchodního tajemství a čl. 123 a násl. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie, jakožto soud
pro ochranné známky EU. Nyní projednávaný případ se však týká národní ochranné známky
zapsané v rejstříku vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví.
[15] Úřad průmyslového vlastnictví rozhoduje o zrušení a neplatnosti ochranných známek
dle §31 a §32 pouze na návrh třetí osoby. Není-li návrh důvodný, Úřad návrh dle §31a odst. 3
či §32b zamítne.
[16] Skutečnost, že v době postoupení věci Úřadu průmyslového vlastnictví nebylo o zbytku
vzájemného protinávrhu (tedy o tvrzeném nekalosoutěžním jednání žalobce) dosud soudem
pravomocně rozhodnuto, není rozhodná pro určení pravomoci k rozhodnutí o návrhu na zrušení
či prohlášení neplatnosti ochranné známky. Tato skutečnost se promítne pouze v důvodnosti
takového návrhu. Podmiňuje-li §31 odst. 2 zákona o ochranných známkách zrušení ochranné
známky existencí pravomocného rozhodnutí soudu o nekalosoutěžním jednání, a pokud takové
rozhodnutí není Úřadu doloženo, Úřad návrh dle §31a odst. 3 zákona o ochranných známkách
zamítne. Jedná se však o meritorní posouzení věci, tedy otázky, zda byl návrh na zrušení
ochranné známky podán důvodně, nikoliv podmínku řízení. Pravomocné soudní rozhodnutí není
podmínkou pro založení pravomoci Úřadu rozhodnout o návrhu. Pravomoc je Úřadu svěřena
zákonem o ochranných známkách bez ohledu na důvodnost návrhu.
[17] Na řízení dle zákona o ochranných známkách se dle §45 téhož zákona aplikuje zákon
č. 500/2004 Sb., správní řád. Na řízení o návrhu na zrušení ochranné známky dle §31
a prohlášení ochranné známky za neplatnou dle §32 zákona o ochranných známkách je třeba
hledět jako na řízení o žádosti. Zamítnutí návrhu na zrušení ochranné známky či prohlášení její
neplatnosti nezakládá překážku věci rozhodnuté.
[18] Nad rámec výše uvedeného zvláštní senát podotýká, že ve vzájemném protinávrhu
žalovaný odkazuje na §31 odst. 2 zákona o ochranných známkách, týkající se zrušení ochranné
známky, ačkoliv návrh petitu vyloučeného k samostatnému projednání, o kterém je nyní veden
spor, zní na určení neplatnosti daných známek. V následujícím řízení by proto mělo dojít
k vyjasnění, co žalovaný navrhuje a požaduje, neboť zrušení ochranné známky a prohlášení
ochranné známky za neplatnou má odlišné důsledky. Tato skutečnost však nic nemění na výše
uvedených závěrech, neboť jak bylo konstatováno, Úřad průmyslového vlastnictví má pravomoc
k rozhodnutí o obou návrzích.
[19] Pravomocné rozhodnutí zvláštního senátu je podle §5 odst. 5 zákona o některých
kompetenčních sporech závazné pro strany kompetenčního sporu, účastníky řízení, v němž spor
vznikl, pro správní orgány [§4 odst. 1 písm. a) s. ř. s.] i soudy. Úřad průmyslového vlastnictví
bude tedy dále pokračovat v řízení vedeném dosud u Městského soudu v Praze
pod sp. zn. 2 Cm 39/2017, ve věci vzájemného návrhu žalovaného na určení neplatnosti
ochranné známky č. zápisu 324844 a 324845.
Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.
V Brně 12. února 2019
JUDr. Michal Mazanec
předseda zvláštního senátu